Tavaramerkkioikeus

Wikit > Immateriaalioikeus > Teollisoikeudet > Tavaramerkkioikeus

 

Johdanto *

Tavaramerkki on nimensä mukaisesti tavaran kaupallinen tunnusmerkki. Tavaramerkin tarkoituksena on erottaa eri elinkeinonharjoittajien tavarat toisistaan siten, että kuluttajat tietävät samalla tavaramerkillä merkittyjen tuotteiden olevan peräisin samasta alkulähteestä. Merkissä ei kuitenkaan tarvitse lukea tavaran alkulähteen nimeä, vaan se voi olla pelkästään kuvio tai jokin sana ilman mainintaa elinkeinonharjoittajan nimestä. Elinkeinonharjoittajan tavoitteena on saada kuluttajat ostamaan hänen tavaramerkillään merkittyjä tuotteita.[1]

Tavaramerkeillä on haltijoilleen merkittävää taloudellista arvoa, ne ovat omistajiensa aineetonta pääomaa. Tavaramerkit ovat myytävissä ja niitä voidaan kaupallisesti hyödyntääymyös esimerkiksi myöntämällä lisenssioikeuksia. Tavaramerkkien taloudellinen arvo kasvaa mitä enemmän niitä käytetään.[2] Kun tavaramerkkien arvo nousee niiden käytön myötä ja siten kasvaa myös haltijan aineeton pääoma, tavaramerkeillä on huomattava merkitys yritysten goodwill arvoon. Mitä tunnetuimpia haltijan tavaramerkit ovat, sitä paremmin myös haltijan tavarat ja palvelut käyvät kaupaksi. Tavaramerkeillä on siis suora yhteys goodwill arvoon, mikä tekee merkin suojaamisesta hyvin tärkeää. Taloudellinen arvo on myös merkittävä silloin, kun merkillä on poikkeuksellisen vahva mainosfunktio. Tällöin merkillä on nimittäin merkittävä mainosarvo. Tällaiset tavaramerkit ovatkin usein jäljittelyn kohteena, koska niiden mainosarvoa halutaan käyttää hyväksi.[3]

Nykyaikainen kaupankäynti olisi käytännössä vaikeaa, jollei tuotteita ja palveluita olisi mitenkään merkitty. Tällöin kuluttajien olisi hankalampaa hahmottaa niiden välisiä hinta- ja laatueroja. Tavaramerkit siis auttavat kuluttajia tekemään valintoja kilpailevien tuotteiden välillä. Toisaalta taas tavaramerkit kannustavat yrityksiä tuottamaan laadukkaita tuotteita, sillä ilman tavaramerkkejä kuluttajat eivät pystyisi tunnistamaan tuotteiden alkuperää eivätkä siten pystyisi palkitsemaan yritystä hyvästä laadusta ostamalla saman yrityksen tuotetta uudelleen. Tavaramerkin voidaankin sanoa olevan yksi markkinatalouden ja kilpailun peruselementeistä. Taloudellisena tavoitteena tavaramerkin käytöllä on yleisön ostohalun kohdentaminen merkinhaltijan omiin tavaroihin ja palveluihin.

2 Yleinen katsaus tavaramerkkiin *

2.1. Tavaramerkin yleisiä periaatteita *

Tavaramerkkioikeuden säännösten taustalta löytyy tiettyjä yleisiä periaatteita, joita noudatetaan lähes maailmanlaajuisesti. Ne koskevat sekä suojan kohdetta että suojan edellytyksiä. Suojan kohdetta koskevia periaatteita ovat esimerkiksi aikaprioriteettisääntö, territoriaalisuus sekä kysymykset siitä, mikä on tavaramerkki ja mitä tarkoituksia ja tavoitteita, eli funktioita sillä on. Suojan edellytyksiin liittyviin periaatteisiin taas kuuluu esimerkiksi merkin erottamiskyky ja sekaannusvaara.

2.1.1. Aikaprioriteettisääntö *

Eräs tavaramerkkioikeuden perusperiaatteista on aikaprioriteettisääntö, jonka mukaan se henkilö, joka pystyy vetoamaan aikaisempaan oikeusperusteeseen, on tavaramerkin haltija tai omistaja. Muutenhan tavaramerkin perusfunktio, eli tavaroiden ja palveluiden erottaminen toisista tavaroista ja palveluista ei täyttyisi. Aikaprioriteettisäännön mukaan siis ensimmäinen henkilö tai yritys, joka kyseisen valtion lainsäädännöstä riippuen joko rekisteröi tai vakiinnuttaa merkin tai joiden valtioiden lainsäädännön osalta ottaa uuden tavaramerkin käyttöön, on sen haltija tai omistaja.[4]

Koska tavaramerkkiin perustuva oikeus on yksinoikeus, muut eivät saa ottaa käyttöönsä tai rekisteröidä itselleen samaa tai merkin haltijan merkkiin sekoitettavissa olevaa merkkiä. Yleisesti ottaen siis tilanteissa, joissa kaksi tavaramerkkiä on toisiinsa sekoitettavissa, yksinoikeus kuuluu sille, joka on rekisteröinyt tai vakiinnuttanut merkin ensimmäisenä. Harkitessaan tavaramerkkejä rekisteröitäessä tai tavaramerkin loukkausta käsittelevän oikeusriidan yhteydessä, kumpi riidanalaisesta merkistä pääsee nauttimaan suojasta, on etusija siis annettava sille, joka pystyy osoittamaan rekisteröinnin tai esimerkiksi vakiintumisen perusteella, että hänen yksinoikeutensa on syntynyt aikaisemmin.[5]

Aikaprioriteettisääntöön on tosin joitain poikkeuksia. Ensinnäkin, jos aikaisempaa merkkiä ei ole käytetty viimeisen viiden vuoden aikana, siihen ei voida enää vedota tehokkaasti. Toiseksi, aikaisempi merkinhaltija on voinut menettää oikeutensa puuttua myöhemmin rekisteröidyn merkin käyttöön passiivisuutensa perusteella.[6]

2.1.2. Territoriaalisuus *

Kuten muutkin teollisoikeudet, tavaramerkit ovat lähtökohtaisesti aluesidonnaisia, eli territoriaalisia oikeuksia. Esimerkiksi Suomessa rekisteröity tavaramerkki tuottaa ainoastaan Suomessa voimassa olevan yksinoikeuden. Teollisoikeuksien sitominen tiettyyn alueeseen johtuu siitä, että niiden olemassaolo on riippuvaista lakimääräisestä oikeudellisesti suojasta, jonka ne saavat tämän kyseisen alueen lain perusteella.

Tämä on ongelmallista, sillä nykyään tuotteen markkina-alue rajoittuu harvoin vain yhden valtion alueelle. Tämä johtaa siihen, että samalle oikeudelle tarvitaan suojaa useassa eri maassa. Maailmanlaajuisilla markkinoilla toimiva merkinhaltija joutuu rekisteröimään merkkinsä kaikissa niissä maissa jossa se toimii. Aikaisemmin tavaramerkit tulikin rekisteröidä erikseen kussakin valtiossa. Tämä aiheutti luonnollisesti kustannuksia, kun esimerkiksi rekisteröintimaksut piti maksaa useaan kertaan.

Nykyisin tavaramerkkien kansainvälinen rekisteröinti on mahdollista. Tähän on olemassa kolme yleissopimusta: Madridin sopimus, Madridin pöytäkirja ja Trademark Law Treaty. Yhteisön tavaramerkkiasetuksella taas perustettiin kokonaan uusi kansainvälinen tavaramerkkijärjestelmä, joka on ollut voimassa koko EU:n alueella vuodesta 1996 alkaen.[7]

2.1. 3. Tavaramerkin funktiot *

Yleisiin periaatteisiin kuuluvat myös tavaramerkin eri funktiot, joita ovat muun muassa erottamis-, alkuperä-, garantia-, kilpailu-, mainos- ja taloudellinen funktio. Tavaramerkin erottamisfunktiolla tarkoitetaan tavaramerkin tavoitetta yksilöidä tuote tai palvelu ja erottaa se muista tuotteista ja palveluista. Alkuperäfunktion mukainen tavoite taas on merkillä varustetun tuotteen alkuperän takaaminen kuluttajalle. Merkki voi myös viitata anonyymiin lähteeseen, joten se ei välttämättä kerro tuotteen nimenomaista tuottajaa. Lisäksi on huomioitava, että samalla merkillä varustetut tuotteet voivat olla peräisin eri tuottajilta, sillä tavaramerkin luovuttaminen ja lisensointi on mahdollista. Usein tuottajat kuitenkin haluavat kuluttajien tietävän, että juuri he ovat tuotteen takana, koska kuluttajat voivat kiinnostua myös tuottajan muista tavaroista ja merkeistä, mikäli tavaramerkki saavuttaa suosiota. Merkinhaltijalla on myös oikeus halutessaan markkinoida samaa tuotettaan eri tavaramerkillä. Tätä kutsutaan merkkidifferoinniksi. Esimerkiksi Unilever markkinoi samaa miesten deodoranttisarjaa joissakin maissa merkillä Axe ja toisissa merkillä Lynx.

Yritykset pyrkivät yleensä pitämään yllä tasaista laatua, jolla saatetaan lisätä kuluttajien merkkiuskollisuutta. Tyytyväinen kuluttaja valitsee helposti saman tuotteen tai palvelun uudelleen ja mahdollisesti rohkaistuu kokeilemaan myös muita samanmerkkisiä tuotteita. Tavaramerkin garantiafunktio tarkoittaa sitä, että samalla tavaramerkillä varustetun tuotteen voidaan lähtökohtaisesti olettaa olevan laadultaan samanlaista. Mainos- tai kommunikaatiofunktiolla puolestaan tarkoitetaan sitä, että tavaramerkkiä käytetään tuotteen myymisen ja mainostamisen välineenä sekä keinona saada kontakti kuluttajiin. Tavaramerkille voi mainonnan myötä kehittyä tietynlainen imago, johon kuluttajat haluavat assosioida itsensä ostamalla tuotteen tai pitämällä merkkiä esillä tuotteen käytön yhteydessä. Kuten Salmi ym. toteavat, on kääntöpuolena kuitenkin tuoteväärennösten ja tavaramerkkipiratismin lisääntyminen.[8] Erityisesti elinkeinonharjoittajien väliseen suhteeseen liittyvä kilpailufunktio liittyy läheisesti tavaramerkin mainosfunktioon samoin kuin muihinkin edellä mainittuihin funktioihin. Nimittäin sen jälkeen, kun kuluttajalle on kehittynyt merkkitavarauskollisuus, on kilpailijoiden oletettavasti vaikea saada kyseistä kuluttajaa kiinnostumaan vaihtoehtoisista tuotteista.

Tavaramerkit ovat aineetonta pääomaa, jota elinkeinonharjoittajat voivat hyödyntää kaupallisesti esimerkiksi myymällä niitä tai myöntämällä niihin lisenssejä. Näin ollen tavaramerkillä on myös taloudellinen funktio. Tunnettujen merkkien kaupallinen arvo on huomattava. Kaupankäynti tavaramerkeillä onkin kasvanut merkittävästi viime vuosikymmeninä.

2.2 Historiallinen kehitys ja Suomen tavaramerkkilainsäädäntö *

Tavaroiden merkitsemistä on harjoitettu esimerkiksi savikaiverruksien muodossa jo esihistoriallisista ajoista saakka. Ammattikuntien aikana vallitsi jopa merkintäpakko, jolloin käsityöläisten oli merkittävä sekä oma että ammattikuntansa merkki valmistamiinsa tuotteisiin. Näin pyrittiin tukemaan ammattikuntien asemaa sekä luomaan turvaa ostajille. Vapaata kilpailua haluttiin estää, sillä se olisi ollut haitallista ammattikuntapakon kannalta. Nykyään tavaramerkkien käyttö on vapaaehtoista ja tarkoituksena on nimenomaan vapaan kilpailun edistäminen.

Nykyaikainen tavaramerkkioikeus syntyi 1800-luvulla teollistumisen ja kansainvälisen kaupan kasvun myötä. Merkin käyttäminen muuttui vapaaehtoiseksi ja alettiin antamaan tavaramerkkien rekisteröimistä koskevia säännöksiä. Ranskassa rekisteröinti mahdollistettiin vuonna 1857 annetulla lailla, ja Englannissa vuonna 1875 annetulla lailla perustettiin Lontooseen maailman ensimmäinen tavaramerkkivirasto. Pohjoismaiden tavaramerkkiä koskevat lait ovat peräisin 1880-luvulta ja perustuvat pitkälti Saksan vuoden 1874 tavaramerkkilakiin. Tavaramerkit olivat 1800- ja 1900-luvun vaihteessa lähinnä valmistajien nimiä, ja myöhemmin alettiin käyttämään tavaramerkkejä, joilla esimerkiksi viitattiin tuotteen tiettyihin ominaispiirteisiin.

Suomessa tavaramerkin rekisteröiminen mahdollistettiin vuonna 1889 annetulla asetuksella tavaraleimain suojelemisesta (tavaraleima-asetus). Monet tunnetut suomalaiset tavaramerkin haltijat olivat aloittaneet toimintansa jo ennen tätä – esimerkiksi Fiskars perustettiin jo vuonna 1649.[9] Ennen asetuksen antamista ammattikuntapakko kumottiin ja siten saatettiin voimaan elinkeinovapaus. Ammattikuntalaitoksen voimassaoloaikana käytettiin niin sanottuja alkuperämerkkejä, joilla ikään kuin taattiin ostajille merkittyjen tuotteiden kelvollinen laatu. Tavaramerkin luonne oli siis melko erilainen verrattuna nykypäivän yksinoikeuteen käyttää tiettyä merkkiä tuotteiden tunnettavuuden ja menekin lisäämiseksi.

Ammattikuntalaitoksen lakkauttamisen jälkeen tavaramerkin tehtävä muuttui oleellisesti. Alun perin merkin haltijan oikeussuoja oli melko puutteellinen, sillä elinkeinoasetuksella, jolla järjestettiin elinkeinovapaus, määrättiin ainoastaan, ettei kukaan saanut tahallisesti käyttää sellaista merkkiä, joka voitiin sekoittaa toiseen merkkiin. Seurauksena rikkomuksesta oli sakko ja vahingonkorvausvelvollisuus. Tämä koski vain valmistajan merkkiä, kun taas kauppiaan merkkien suojasta ei ollut minkäänlaisia määräyksiä. Myöskään merkin käyttäjän yksinoikeudesta merkkiin ei ollut mainintaa. Rekisteröimättömät merkit saivat suojaa vain rikoslain säännöksillä, jotka ovat sittemmin kumottu.[10]

Tavaraleima-asetus oli voimassa vuoteen 1964 saakka, ja siihen tehtiin sen voimassa ollessa useita uudistuksia kansainvälisiin yleissopimuksiin, kuten Pariisin yleissopimukseen, liittymisen johdosta. Myös rekisteröimättömien merkkien sääntely siirrettiin tavaraleima-asetukseen vuonna 1953 annetulla lailla. Rekisteröimättömän merkin haltijaa suojattiin myös vilpittömässä mielessä tehdyltä toisintamiselta ja jäljittelyltä. Professori Hakulisen vuonna 1945 laatima komiteanmietintö tavaramerkkilainsäädännön uudistamisesta ei johtanut heti muutoksiin, vaan kokonaisuudistus toteutettiin vasta vuoden 1960 komiteanmietinnön perusteella laaditulla tavaramerkkilailla 10.1.1964/7. Uudistukset pohjautuivat yhteispohjoismaisiin neuvotteluihin, ja kyseinen tavaramerkkilaki on edelleen voimassa, joskin sitä on vuosien varrella uudistettu useasti. Muutoksia on aiheutunut muun muassa kansainvälisistä sopimuksista sekä Euroopan talousalueeseen ja Euroopan unioniin liittymisen johdosta. Viimeksi muutos tavaramerkkilakiin tehtiin vuonna 2016, kun tavaramerkkilakiin tehtiin osittaisuudistus EU:n uuden sääntelyn implementoimiseksi.

2.3 Tavaramerkin suhde muuhun lainsäädäntöön ja muihin immateriaalioikeuksiin *

Suomen tavaramerkkilailla on läheinen yhteys toiminimilainsäädäntöön, sillä samaa tunnusta käytetään usein sekä tavaramerkkinä että toiminimenä. Niillä on kuitenkin selkeitä toiminnallisia eroavaisuuksia, sillä tavaramerkillä viitataan tavaroihin ja palveluihin, kun taas toiminimen avulla yksilöidään nimenomaan tavaran tai palvelun taustalla oleva elinkeinonharjoittaja. Yksi tavaramerkin merkittävimmistä funktioista on erottamisfunktio, kun taas toiminimen tärkein funktio on yksilöimisfunktio. Samankaltaisuuksien vuoksi ristiriitoja saattaa kuitenkin syntyä. Mahdolliset ristiriitatilanteet on pyritty ottamaan lainsäädännössä huomioon. Esimerkiksi tavaramerkkilain mukaan tavaramerkiksi ei saa ottaa toisen toiminimeä. Tavaramerkki voi joutua väistymään toiminimen tieltä tilanteessa, jossa merkkiin sekoitettavissa oleva toiminimi on rekisteröity tai vakiinnutettu aikaisemmin kuin tavaramerkki. Tavaramerkkilailla on yhteyksiä myös nimilainsäädäntöön ja henkilökuvan suojaan, sillä tavaramerkkilain 14 §:n mukaan tavaramerkkiin ei saa ottaa toisen nimeä tai kuvaa, ellei kyseessä ole kauan sitten kuollut henkilö.

Tavaramerkkilailla on läheinen suhde kilpailulainsäädäntöön. Laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa ikään kuin täydentää tavaramerkkisuojaa esimerkiksi kieltämällä yleisöä harhaan johtavan tuotteen tai tuotepakkauksen orjallisen jäljittelyn. Kilpailunrajoituslainsäädännön ja tavaramerkkilainsäädännön välillä nähdään usein ristiriita, sillä yksinoikeuden tavaramerkkiin voidaan katsoa rajoittavan sopimuksissa yleiseltä kannalta hyväksyttävää kilpailua tietyllä alueella. Tavaramerkkioikeuden käyttö markkinoilla ei kuitenkaan ole sinänsä kilpailunrajoituslain vastaista, vaan ongelmallisia ovat ainoastaan eräät poikkeustilanteet. Kilpailun rajoittaminen samalla tuotealalla on yleensä hyväksyttävää, kunhan kilpailu säilyy eri valmistajien asianomaisilla tuotemarkkinoilla.[11]

Vaikka tavaramerkkioikeus on alun perin paljon kuluttajansuojalainsäädäntöä vanhempi, koituu tavaramerkkisuoja myös kuluttajan eduksi, sillä esimerkiksi merkin harhaanjohtavuus on ehdoton este merkin rekisteröimiselle. Tavaramerkki ei kuitenkaan takaa kuluttajalle tuotteen korkeaa laatua. Yhteyksiä löytyy myös verkkotunnusten rekisteröintiin, sillä verkkotunnus voi loukata toisen tavaramerkkioikeutta.

Tavaramerkki voi saada myös tekijänoikeussuojaa ollessaan riittävän omaperäisesti toteutettu. Kaksoissuoja voi olla mahdollinen myös tavaramerkin ja mallioikeuden kohdalla esimerkiksi erikoisen tuotepakkauksen osalta. Tekijänoikeus voi tavaramerkkilain mukaan myös olla esteenä tavaramerkin rekisteröinnille, sillä tavaramerkkiin ei saa ilman oikeudenhaltijan suostumusta ottaa mitään sellaista, mikä loukkaa tämän oikeutta teokseen. Tavaramerkki, jolla on myös tekijänoikeussuojaa, on erittäin tehokkaasti suojattu, kun otetaan huomioon esimerkiksi suojan kesto. Tavaramerkkiä koskeva suoja on voimassa 10 vuotta kerrallaan, kun taas tekijänoikeussuoja on voimassa tekijän kuoleman jälkeen vielä 70 vuotta. Tavaramerkin ja tekijänoikeuden erityyppinen suoja on myös hyvin kattava kokonaisuudessaan.

Myös esimerkiksi kolmiulotteisten tavaramerkkien osalta voi ilmetä yhteyksiä patentteihin. Usein patentti kuitenkin estää muodon rekisteröimisen tavaramerkiksi, sillä patentti sisältää pääsääntöisesti jonkin teknisen tuloksen saavuttamiseksi tärkeän prosessin. Muotoa ei puolestaan voi rekisteröidä tavaramerkiksi, jos se on luotu ainoastaan teknisen tuloksen saavuttamiseksi.

3 Kansainvälinen sääntely *

3.1 Kansainväliset sopimukset *

3.1.1 Madridin sopimus *

Kansainvälisesti tavaramerkeistä säädetään Madridin sopimuksella, joka on laadittu vuonna 1891. Kansainvälinen tavaramerkki antaa maailmanlaajuisen suojan merkille ja onkin kannattava silloin, kun tavaroita ja palveluja aiotaan markkinoida kansainvälisesti, tai ainakin Euroopan unionin ulkopuolella. Madridin sopimuksen tarkoituksena on, että kaikki merkit, jotka lasketaan liikkeelle kansainvälisessä kaupassa, saavat laillista suojaa. Sopimus luotiin helpottamaan sopimusvaltioiden kansalaisia saamaan tavaramerkilleen suojaa toisessa sopimusvaltiossa. Tämän vuoksi sopimuksessa säädetäänkin tavaramerkkien kansainvälisestä rekisteröinnistä.[12] Suomi ei ole osallinen Madridin sopimukseen.

Madridin sopimukseen liittyneet valtiot muodostavat erityisen liiton tavaramerkkien kansainväliseksi rekisteröinniksi. Sopimukseen voivat liittyä kaikki maat, jotka ovat liittyneet teollisoikeuksien suojelemista koskevaan Pariisin yleissopimukseen. Vaikka Suomi ei ole Madridin sopimuksen osapuolena, on järjestelmä suomalaisten yritysten käytettävissä ulkomailla sijaitsevien tytäryhtiöiden kautta.[13] Kansainvälistä rekisteröintiä voi hakea World Intellectual Property Organizationin (WIPO) kansainväliseltä toimistolta.

Hakemuksella voi saada suojaa merkille niissä sopimusvaltioisa, jotka hakija on hakemuksessaan nimennyt. Sopimuksen 1 artiklan mukaan rekisteröintiä voivat hakea Madridin sopimukseen liittyneiden sopimusvaltioiden kansalaiset, joilla on olemassa oleva rekisteröity kansallinen tavaramerkki alkuperämaassa. Edellytyksenä tällöin on, että kansallista tavaramerkkiä koskeva hakemus on edennyt rekisteröintiin asti. Mikäli hakemus toimitetaan ennen kuin kansallinen hakemus on edennyt rekisteröintiin, kansalliset rekisteriviranomaiset panevat hakemuksen sivuun odottamaan kansallista rekisteröintiä. Hakemuspäiväksi merkitään tällöin kansallisen rekisteröinnin päivämäärä.

Kansainvälinen rekisteröinti on siis täysin riippuvainen alkuperäisestä kansallisesta rekisteröinnistä. Riippuvaisuus ilmenee myös rekisteröinnin uudistamisen yhteydessä[14] Madridin sopimuksen mukaan siis yksi tavaramerkkihakemus johtaa useampaan kansalliseen tavaramerkkihakemukseen, jotka johtavat kansallisiin rekisteröinteihin. Ei siis ole kyse yhdestä kansainvälisestä tavaramerkkihakemuksesta ja sen yleisestä rekisteröinnistä vaan yhdestä hakemuksesta, joka johtaa useampaan kansalliseen hakemukseen ja rekisteröintiin.[15]

Alkuperämaa määritellään 1 artiklan 3 kohdassa tarkoittamaan sitä valtiota, jossa hakijalla on todellinen ja toimiva teollinen tai kaupallinen toimipaikka. Jos näitä valtiota on useita, voi hakija valita mitä niistä hän haluaa käyttää alkuperämaana. Mikäli tällaista valtiota puolestaan ei ole missään Madridin sopimuksen sopimusvaltiossa, katsotaan alkuperämaaksi se sopimusvaltio, jossa hakijalla on asuinpaikka tai pääkonttori. Jos tämäkään kriteeri ei sovellu, on alkuperämaana se sopimusvaltio, jonka kansalainen hakija on. Jokaisessa tapauksessa valtion on oltava Madridin sopimuksen sopimusvaltio. Koska säännöksessä vaaditaan teollista tai kaupallista toimipaikkaa, ei riitä että hakijalla on sopimusvaltiossa ainoastaan tytäryhtiö, postilokeroyhtiö, varasto tai myyntitoimisto. Säännöksen tarkoittamia toimipaikkoja voi kuitenkin olla useita ja useissa eri maissa.[16]

Kun tavaramerkille on myönnetty kansainvälinen rekisteröinti, saa se kaikissa valituissa sopimusvaltioissa saman suojan kuin kansallinen rekisteröinti sopimusvaltiossa saisi.[17] Madridin sopimuksen mukainen rekisteröinti on voimassa 20 vuotta. Rekisteröinti voidaan maksua vastaan uudistaa aina 20 vuodeksi kerrallaan.

Madridin sopimuksen mukainen kansainvälinen rekisteröinti on viiden vuoden ajan riippuvainen siitä, pysyykö kansallinen tavaramerkkirekisteröinti voimassa. Säännön mukaan kansainväliseen rekisteröintiin ei voida vedota, mikäli aiemmin alkuperämaassa rekisteröity kansallinen tavaramerkki on kokonaan tai osittain menettänyt suojansa kyseessä olevassa valtiossa ennen kuin viisi vuotta on kulunut kansainvälisestä rekisteröintipäivästä. Sillä, mihin alkuperämaassa tapahtunut rekisteröinnin voimassaolon lakkaaminen on perustunut, ei ole väliä. Sääntö koskee myös tilannetta, jossa lakkaamiseen johtavat toimenpiteet on pantu vireille viiden vuoden kuluessa kansainvälisestä rekisteröinnistä, vaikka suoja itsessään olisi lakannut määräajan jälkeen. Sääntöä nimitetään Central Attack -säännöksi.[18]

Kansainvälistä rekisteröintiä koskeva hakemus on tehtävä Madridin sopimuksen mukaisesti ranskankielisenä. Hakemus toimitetaan WIPO:n kansainväliselle toimistolle kansallisen rekisteröintiviranomaisen kautta, eli Suomessa Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) kautta. Hakemuksen tulee sisältää muun muassa hakijan nimi ja yhteystiedot, tiedot jo olemassa olevan rekisteröinnin rekisteröintipäivästä ja -numerosta tavaramerkin alkuperämaassa, tavaramerkin kuvaus, luettelo tavaroista ja palveluista, joita varten rekisteröintiä haetaan sekä luettelo Madridin sopimuksen sopimusvaltioista, joihin suojaa haetaan. Hakemuksen allekirjoittaa hakemuksen välittävä kansallinen rekisteriviranomainen. Kansallinen rekisteriviranomainen myös tarkistaa, että kansainvälinen rekisteröintihakemus vastaa kansallista rekisteröintiä sekä, että luetellut tavarat ja palvelut on luokiteltu oikein. Kansallinen rekisteriviranomainen voi myös Madridin sopimuksen mukaan pyytää hakijalta maksun kansainvälisen rekisteröinnin tai sen uudistamisen perusteella.

Kun kansallinen rekisteriviranomainen on tarkistanut hakemuksen vastaavuuden, se lähettää hakemuksen kansainväliseen toimistoon. Rekisteriviranomainen toimittaa samalla todistuksen vastaavuudesta. Kansainvälinen toimisto puolestaan rekisteröi merkin tutkittuaan, että hakemus täyttää asetetut muodolliset vaatimukset. Rekisteröintipäiväksi merkitään se päivä, jolloin kansainvälinen rekisteröintihakemus tehtiin alkuperämaassa, mikäli hakemus on toimitettu kansainväliseen toimistoon kahden kuukauden kuluessa tuosta päivästä. Myös mahdollinen Pariisin sopimuksen tarkoittama etuoikeutta koskeva kuuden kuukauden aika otetaan huomioon. Mikäli aikarajaa ei noudateta, merkitään rekisteröintipäiväksi päivä, jolloin hakemus saapui kansainväliseen toimistoon.

Rekisteröinnin jälkeen kansainvälinen toimisto toimittaa haltijalle rekisteröintitodistuksen ja julkaisee rekisteröinnin. Toimisto ilmoittaa rekisteröinnistä myös kansalliselle rekisteriviranomaiselle, joka hakemuksen on toimittanut ja toimittaa edelleen hakemuksessa lueteltuihin sopimusvaltioihin. Kansainvälisestä rekisteröintipäivästä alkaen merkki saa luetelluissa sopimusvaltioissa samanlaista suojaa kuin jos hakemus olisi jätetty suoraan kansalliselle rekisteriviranomaiselle. Madridin sopimuksen 5 artiklassa säädetään tilanteista, joissa kansallinen viranomainen vastaa kieltävästi kansainväliseen rekisteröintiin. Mikäli kansallinen lainsäädäntö sallii, kansallisilla rekisteriviranomaisilla on oikeus ilmoittaa, ettei merkille voida myöntää heidän valtionsa alueella suojaa. Rekisteröinti jää siis voimaan vain, jos kansallinen rekisteriviranomainen ei kieltävää vastausta anna.

Kansallinen rekisteriviranomainen voi kieltää rekisteröinnin vain samoilla perusteilla kuin kansallinen rekisteröinti voitaisiin evätä Pariisin yleissopimuksen mukaan. Kieltävä vastaus perusteluineen voidaan toimittaa kansainväliseen toimistoon viimeistään yhden vuoden kuluessa kansainvälisestä rekisteröintipäivästä. Mikäli vastausta ei määräajan kuluessa toimiteta, ei kansallisella viranomaisella ole enää oikeutta kieltää rekisteröintiä. Kieltävän vastauksen saatuaan kansainvälinen toimisto toimittaa päätöksen perustelut hakijalle, jolla on oikeus hakea siihen muutosta. Kansainvälistä merkkiä ei voida myöskään julistaa mitättömäksi ennen kuin haltijalla on ollut oikeus puolustaa oikeuksiaan.

Rekisteröinnin jälkeenkin haltija voi aina tehdä uusia hakemuksia suojan laajentamiseksi muihin Madridin sopimuksen sopimusvaltioihin. Suojan laajentamista koskeva hakemus toimitetaan kansainväliselle toimistolle samaan tapaan alkuperämaan kansallisen viranomaisen kautta. Hakemus voidaan toimittaa myös haltijan kansalaisuuden mukaisen valtion rekisteriviranomaisen kautta. Kansainvälinen toimisto rekisteröi hakemuksen samalla tavalla kuin alkuperäisen hakemuksen ja ilmoittaa asiasta niille kansallisille rekisteriviranomaisille, joita hakemus koskee.

Laajennukset tulevat voimaan siitä päivästä alkaen, kun hakemus on tehty. Laajennukset lakkaavat puolestaan samanaikaisesti kuin alkuperäinen kansainvälinen rekisteröinti, johon laajennukset liittyvät päättyy.

Kansainvälinen rekisteröinti tulee tietyin edellytyksin kansallisen rekisteröinnin tilalle. Edellytyksenä on, että merkki on identtinen aikaisemmin rekisteröidyn merkin kanssa ja sen tulee olla rekisteröity samoille tavaroille ja palveluille.

Kansainvälinen rekisteröinti julkaistaan joka viikko ilmestyvässä kansainvälisen toimiston julkaisussa. Muun tyyppistä julkaisemista ei vaadita, joten kansallisten viranomaisten ei erikseen tarvitse rekisteröintiä julkaista.

On huomattava, että kansainvälinen rekisteröinti ei tule alkuperämaassa voimaan vaan siellä merkin suoja perustuu vain kansalliseen rekisteröintiin. Kaikki muutokset, jotka koskevat alkuperämaan rekisteröintiä, on kansallisen viranomaisen ilmoitettava kansainväliselle toimistolle, mikäli ne vaikuttavat kansainväliseen rekisteröintiin. Muutoksia ovat esimerkiksi tavaramerkin siirtymiset ja luovutukset, peruuttamiset, luopumiset, tavaroiden ja palveluiden supistamiset sekä haltijan nimen ja osoitteen muutokset. Kansainvälinen toimisto ilmoittaa kansallisille rekisteriviranomaisille muutoksista ja muista rekisteröintiin tehtävistä merkinnöistä. Muutokset myös kuulutetaan kansainvälisen toimiston lehdessä.

Kansainvälinen toimisto perii rekisteröinnistä perusmaksun, lisäluokkamaksun, mikäli haettuja tavara- ja palveluluokkia on yli kolme sekä nimeämismaksun, joka maksetaan kultakin nimetyltä sopimusvaltiolta. Kokonaissummat ovat kuitenkin pienempiä kuin ne, jotka hakija joutuisi suorittamaan tehdessään suorat kansalliset hakemukset jokaiseen sopimusvaltioon. Kansainvälisen toimiston saamat maksut ajetaan vuosittain Madridin sopimuksen sopimusvaltioiden kesken vähennettynä toimistolle aiheutuneilla kuluilla. [19]

3.1.2 Madridin pöytäkirja *

Madridin pöytäkirjan mukainen rekisteröintijärjestelmä on samankaltainen kuin Madridin sopimuksen järjestelmä. Pöytäkirja laadittiin Madridin sopimuksen ulkopuolelle jäävien sopimusvaltioiden mukaan saamiseksi. Näihin valtioihin kuuluvat esimerkiksi Yhdysvallat, Japani, Iso-Britannia, Suomi ja Australia. Pöytäkirja solmittiin vuonna 1989. Pöytäkirjan mukaan sen osapuolina olevat valtiot, vaikka ne eivät olisi osapuolia Madridin sopimuksessa, ovat jäseniä samassa tavaramerkkien kansainvälistä rekisteröintiä varten muodostetussa liitossa.[20] Kuten aiemmin todettu, Suomi on osallisena Madridin pöytäkirjan mukaiseen järjestelmään, joten tämän osion tarkennukset ja poikkeukset Madridin sopimukseen pätevät myös Suomeen.

Pöytäkirjalla pyrittiin muuttamaan niitä Madridin sopimuksen yksityiskohtia, joiden vuoksi valtiot jäivät sopimuksen ulkopuolelle. Näitä yksityiskohtia ovat 1) kansallisen rekisteröinnin pitäminen kansainvälisen rekisteröinnin ehtona, 2) kansallisille viranomaisille asetettu ehto ilmoittaa rekisteröinnin esteet vuoden määräajan kuluessa, 3) Madridin sopimuksen maksujärjestelmä, 4) Central Attack -periaate sekä 5) ranskan kielen käyttö kansainvälisen rekisteröintijärjestelmän ainoana kielenä. Nämä yksityiskohdat muutettiin pöytäkirjan mukaisessa järjestelmässä.[21] Suomi ratifioi Madridin pöytäkirjan 29.12.1995 ja muutokset laissa tavaramerkkilain muutoksista tulivat voimaan 1.4.1996.[22]

Madridin sopimuksella ja pöytäkirjalla on siis samat sovellutussäännöt, jotka koskevat pääsääntöisesti molempia järjestelmiä. Tietyt säännökset on kuitenkin laadittu koskemaan vain toista järjestelmää niiden eroavaisuuksista johtuen. Madridin pöytäkirjaa sovelletaan niiden sopimusvaltioiden välillä, jotka ovat osapuolia pöytäkirjassa sekä niiden sopimusvaltioiden välillä, jotka ovat osapuolia sekä Madridin sopimuksessa että Madridin pöytäkirjassa. Niiden sopimusvaltioiden välillä, joista toinen on yksinomaan Madridin sopimuksen osapuoli ja toinen yksinomaan Madridin pöytäkirjan osapuoli, kumpikaan kansainvälisistä tavaramerkin rekisteröintijärjestelmistä ei sovellu. Suomalainen yritys voi siten kohdistaa hakemuksensa ainoastaan pöytäkirjan mukaisiin sopimusvaltioihin.[23]

Rekisteröinnin edellytyksenä pöytäkirjan mukaisessa järjestelmässä on 2 (1) artiklan mukaan vireillä oleva kansallinen rekisteröintihakemus tai rekisteröity kansallinen tavaramerkki siinä sopimukseen liittyneessä valtiossa, joka on hakijan kotipaikka tai jossa hänellä on todellinen ja toimiva teollinen tai kaupallinen toimipaikka. Pöytäkirja eroaa siis sopimuksen mukaisesta järjestelmästä tältä osin siinä, ettei edellytyksenä ole rekisteröity kansallinen tavaramerkki. Pöytäkirjassa myöskään alkuperämaan edellytyksiä ei ole asetettu tiettyyn järjestykseen vaan riittää, että hakija täyttää yhden näistä edellytyksistä.

Pöytäkirjan tarkoittama hakemus voidaan sovellutussääntöjen 6 säännön b) kohdan mukaan sopimuksen mukaisesta järjestelmästä poiketen tehdä englanniksi, ranskaksi tai espanjaksi. Kunkin maan rekisteriviranomainen saa kuitenkin valita, ottaako se vastaan hakemuksia kaikilla näillä kielillä vai ainoastaan jollakin niistä. Suomessa PRH:n kautta tehtäessä hyväksytään vain englanninkielinen hakemus.[24]

Rekisteröintimenettelyä koskevat säännöt ovat pääosin samat kuin sopimuksen mukaisessa järjestelmässä. Voidaan kuitenkin todeta, että rekisteröinnin jälkeen, hakemus, joka on tehty englanniksi, käännetään kansainvälisen toimiston puolesta myös ranskan- ja espanjankieliseksi. Vastaavasti ranskaksi tai espanjaksi tehty hakemus käännetään muille kielille. Pöytäkirjassa on myös mahdollistettu rekisteröinnin epäämisilmoituksen antamisen pidentäminen sopimuksen mukaisesta vuoden määräajasta poiketen 18 kuukauteen, mikäli sopimusvaltio niin haluaa.

Pöytäkirjaan mahdollisesti liittyvillä uusilla sopimusvaltioilla on mahdollisuus ilmoittaa, että kansainvälisestä rekisteröinnistä johtuva suojaa, joka on olemassa ennen kuin pöytäkirja tulee voimaan kyseisen valtion suhteen, ei voida ulottaa siihen. Suojan laajentumista koskeva hakemus puolestaan voidaan pöytäkirjan mukaisessa järjestelmässä toimittaa suoraan kansainväliselle toimistolle tai minkä tahansa alkuperämaan kansallisen rekisteriviranomaisen kautta. On kuitenkin huomattava, että Madridin sopimukseen perustuva rekisteröinti voidaan laajentaa vain Madridin sopimuksen sopimusvaltioihin ja vastaavasti Madridin pöytäkirjan mukainen rekisteröinti voidaan laajentaa vain pöytäkirjan sopimusvaltioihin.

Pöytäkirjan mukainen kansainvälinen rekisteröinti on sopimuksen järjestelmästä poiketen voimassa 20 vuoden sijasta 10 vuotta. Voimassaoloaikaa on kuitenkin mahdollista pidentää aina kymmeneksi vuodeksi kerrallaan maksamalla uudistamismaksut.

Pöytäkirjan mukainen rekisteröinti on samaan tapaan kuin sopimuksen mukainenkin järjestelmä riippuvainen siitä, pysyykö alkuperäinen kansallinen tavaramerkkihakemus tai -rekisteröinti voimassa. Koska kansainvälinen rekisteröinti voi pöytäkirjan mukaisessa järjestelmässä perustua jo kansalliseen hakemukseen, on mahdollista, että kansallinen hakemus ei läpäise kansallisen viranomaisen suorittamaa tutkimusta. Pöytäkirjassa on tämän johdosta säädetty mahdollisuudesta muuttaa kansainvälinen rekisteröinti kansallisiksi hakemuksiksi, mikäli kansallinen rekisteröinti mitätöityy tai jos kansallinen tavaramerkkihakemus vedetään takaisin tai peruuntuu ja tämän johdosta kansainvälinen rekisteröinti lakkaa.

Myös sopimuksen maksujärjestelmää on kritisoitu, mutta se on rakennettu pöytäkirjassa pääsääntöisesti samalla tavalla kuin sopimuksen mukaisessa järjestelmässä. Kansallisella rekisteriviranomaisella on siten oikeus periä maksua hakijalta kansainvälisen rekisteröinnin tai sen uudistamisen johdosta. Maksu on jaettu samaan tapaan perusmaksuun, lisäluokkamaksuun ja nimeämismaksuun. Poikkeuksena sopimuksen mukaisesta järjestelmästä pöytäkirjassa on mahdollistettu myös ns. yksilöllinen maksu. Säännöksen mukaan pöytäkirjaan liittynyt sopimusvaltio voi ilmoittaa, että se haluaa lisä- ja nimeämismaksujen sijasta tietyn suuruisen yksilöllisen maksun. Nimeämismaksua ei tällöin suoriteta tämän ilmoituksen tehneelle sopimusvaltiolle. Lisämaksua ei myöskään makseta, jos rekisteröinti koskee vain sopimusvaltioita tai yhteisöjä, jotka ovat tehneet tällaisen ilmoituksen.

Yksilöllinen maksu kansalliselle rekisteriviranomaiselle saa olla korkeintaan vastaava kuin kansallisen rekisteriviranomaisen vastaanottama maksu 10 vuoden rekisteröinnistä tai 10 vuoden uudistamismaksua vastaava maksu vähennettynä niillä säästöillä, jotka aiheutuvat siitä, että hakemus tehdään kansainvälisellä rekisteröinnillä.

Pöytäkirjassa on säädetty myös yhteydestä yhteisön tavaramerkkiin siten, että valtioidenväliset järjestöt voivat liittyä pöytäkirjaan. EU liittyi pöytäkirjaan 1.10.2004.[25] Lisäksi pöytäkirjaan liittyneet sopimusvaltiot voivat tehdä sopimuksen, jonka mukaisesti näiden kansalliset rekisteriviranomaiset korvataan yhteisellä rekisteriviranomaisella. Pohjana kansainväliselle rekisteröinnille voi olla kansallinen hakemus tai rekisteröinti tai valtioidenväliselle järjestölle jätetty hakemus tai rekisteröinti, kuten unionin tavaramerkki. EU:n ollessa osapuolena pöytäkirjaan, sovelletaan kansainvälisiin rekisteröinteihin, jotka perustuvat unionin tavaramerkkiin, Madridin pöytäkirjan säännöksiä, vaikka hakija kuuluisi Madridin sopimuksen sopimusvaltioon. Myös Madridin pöytäkirjaan perustuvan kansainvälisen rekisteröinnin haltija voi vastaavasti tehdä suojan laajentamista koskevan hakemuksen koko EU:n alueelle unionin tavaramerkkijärjestelmää käyttäen.[26]

3.1.3 Trademark Law Treaty *

3.1.4 TRIPS *

Suomi on allekirjoittanut WTO:n perustamissopimukseen liittyvän immateriaalioikeussopimuksen eli TRIPSin (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights). TRIPS-sopimus tuli Suomessa sovellettavaksi vuoden 1996 alusta lähtien. Alkuperäisiä allekirjoittajamaita oli 125, ja nykyisin jäsenmaita on 159. Yksi uusimmista jäsenmaista on Venäjä, joka liittyi sopimukseen vuonna 2012.[27]

Sopimus asettaa sen allekirjoittaneille valtioille merkittäviä velvollisuuksia tietyn vähimmäissuojan antamisesta eri immateriaalioikeuksille ja se sisältää nimenomaisia säännöksiä tavaramerkkien vähimmäissuojasta ja oikeussuojakeinoista. TRIPS-sopimuksen yhtenä tarkoituksena onkin nimenomaan vahvistaa tavaramerkkeihin liittyviä oikeuksia. Se luo tavaramerkkisuojalle yhtenäisen minimitason, joka on saatettava voimaan jäsenvaltioiden lainsäädännöissä.

TRIPS sisältää monilta osin muita konventioita tiukempia ja kattavampia säännöksiä. Yksi TRIPS-sopimuksen tuoma uudistus on suosituimmuusperiaate, jonka mukaan etu, joka annetaan yhden jäsenmaan kansalaiselle, tulee myöntää myös muiden jäsenmaiden kansalaisille. Suosituimmuusperiaate kieltää syrjinnän eri jäsenmaisen välillä, kun taas kansallinen kohtelu kieltää syrjinnän omien ja muiden jäsenmaiden kansalaisten välillä. Toinen TRIPS-sopimuksen tuoma keskeinen muutos on, että sopimusvelvoitteiden rikkomus voidaan jäsenmaan toimesta viedä WTO:n riitojenratkaisumenettelyyn. Tämä auttaa sopimuksen täytäntöönpanossa ja sen noudattamisessa jäsenmaissa.

TRIPS-sopimus tullessaan voimaan lisäsi oleellisesti suojan tasoa koskevia vaatimuksia aiempiin kansainvälisiin sopimuksiin verrattuna. TRIPS-sopimus sisältää määräyksiä merkeistä, joita jäsenmaiden tulee ainakin suojata (mm. väriyhdistelmät), tavaramerkkien minimioikeuksista, erittäin tunnettujen merkkien suojasta, rajoitetuista poikkeuksista tavaramerkkiin liittyviin oikeuksiin, suojan kestosta, käyttöpakosta pakkolisenssien kiellosta ja vapaaehtoisista lisensseistä ja suojan toteuttamisesta esimerkiksi loukkausasioissa, kuten tuoteväärennöstapauksissa.

TRIPS-sopimuksen merkitys on siinä, että monet aikaisemmin heikomman suojan maat ovat joutuneet omaksumaan entistä korkeamman suojan tason ja entistä tehokkaampia keinoja suojan saamiseksi. On myös huomattava, että TRIPS-sopimuksella ei luotu ylikansallista tavaramerkkien suojajärjestelmää, vaan jokainen jäsenvaltio tutkii itsenäisesti onko suojaa yksittäistapauksessa annettava.[28]

3.2 Tavaramerkki Euroopan unionissa *

Unionin tavaramerkkiä, aikaisempaa yhteisön tavaramerkkiä, koskevat pääosin samat säännökset kuin kansallisiakin tavaramerkkejä. Hakemalla unionin tavaramerkin rekisteröintiä, voi hakija saada tavaramerkkinsä voimaan kaikissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa. Merkin rekisteröinti unionin tavaramerkiksi siis kannattaa, mikäli tavaroita ja palveluja on tarkoitus markkinoida oman jäsenvaltion lisäksi myös muualla Euroopassa.

Unionin tavaramerkistä säädetään unionin asetuksessa, jonka uusi päivitetty versio on annettu vuonna 2015 (TMerkkiA, 2015/2424). Asetuksen tavoitteena oli yhdenmukaistaa unionin tavaramerkin säännöksiä kansallisiin säännöksiin, jotta unionin tavaramerkin hakeminen olisi eri jäsenvaltioiden kansalaisille yksinkertaisempaa. Asetus sisältääkin pääosin samanlaiset säännökset kuin nykyinen uusi direktiivi (TMerkkiDir 2015/2639), jonka pohjalta jäsenvaltiot tarkistavat tavaramerkkilainsäädäntöään.

Asetuksen tulkinnassa unionin tasolla auttavat Euroopan unionin tuomioistuimen (EUT) ratkaisut. Unionin oikeuskäytäntö onkin tähän mennessä ehtinyt tuottaa useita ratkaisuja, joista on apua säännösten tulkinnassa. Koska myös kansallinen lainsäädäntö perustuu unionin direktiiviin ja samantyyppiseen sääntelyyn kuin unionin tavaramerkki, voidaan näitä tulkintaratkaisuja käyttää apuna myös tulkittaessa kansallista tavaramerkkilainsäädäntöä. Oikeuskäytännössä on määritelty tarkemmin esimerkiksi erottamiskyvyn arvioinnin kriteerejä sekä sekaannusvaaran käsitettä.

4 Tavaramerkkioikeuden sisältö

4.1 Suojan kohde *

4.1.1 Mitä voidaan rekisteröidä? *

Tavaramerkkilain 2 §:n mukaan ”tavaramerkkinä voi olla mikä tahansa elinkeinotoiminnassa käytettävä erottamiskykyinen merkki, joka voidaan esittää graafisesti”. Tavaramerkkinä voi olla erityisesti sana mukaan lukien henkilönnimi, kuvio, kirjain, numero tai tavaran tai sen päällyksen muoto. Sama koskee tavaroiden lisäksi vastaavasti myös palveluita. Lain esitöiden mukaan graafisesti esitettäviin merkkeihin lukeutuvat myös värit, iskulauseet ja äänimerkit. Unionin tavaramerkkiä koskeva vastaava säännös sisältyy EU-tavaramerkkiasetuksen 4 artiklaan.

Säännöksissä esitetty luettelo ei ole tyhjentävä, joten tavaramerkki voi lähtökohtaisesti olla minkälainen tahansa, kunhan se on graafisesti esitettävissä. Merkki on siis voitava esittää yksilöitynä paperilla, kirjoitetussa tai piirretyssä muodossa tai vaikka nuotteina. Tämä vaatimus helpottaa rekisterien ylläpitämistä sekä hakemusten tutkimista ja merkkien luokittelua. Muiden toimijoiden on pystyttävä saamaan selville kaikki merkitykselliset kolmansien oikeuksia koskevat tiedot, ja näin ollen graafisen esittämisen vaatimuksella voidaankin sanoa olevan myös informaatiofunktio. EUT on todennut, että merkin graafisen esityksen tarkoituksena on poistaa kaikki subjektiiviset seikat merkin havaitsemis- ja tunnistamisprosessista.[29]

Yleisin tavaramerkkityyppi on sanamerkki.[30] Esimerkiksi Coca-Cola ja Microsoft ovat tunnettuja sanamerkkejä. Sanamerkki voi koostua yhdestä tai useammasta sanasta tai sanayhdistelmästä, ja se voi sisältää keksittyjä tai jo olemassa olevia sanoja. Jos merkissä on pelkästään sellaisia sanoja, jotka ovat jo olemassa ja kuvaavat tiettyjä tavaroita, tulisi sanojen muodostaa jokin uudenlainen kokonaisuus. Myös henkilön nimi (kuten Giorgio Armani) voi toimia tavaramerkkinä. Myös kirjain- ja numeromerkit ovat rekisteröitävissä. Kirjainmerkki koostuu muutamista kirjaimista, jotka eivät muodosta sanaa (esimerkiksi BMW), ja numeromerkki koostuu ainoastaan numeroista, kuten farkkumerkki 501.

Kuviomerkit eli logot ovat myös hyvin yleisiä tavaramerkkejä. Ne ovat symboleita, piirroksia tai kaksiulotteisia kuvia, jotka voivat myös sisältää numeroja, sanoja ja kirjaimia, kunhan kokonaisvaikutelmana on kuvio. Kuviomerkeistä, joissa on myös sanoja, numeroita tai kirjaimia, käytetään usein nimitystä yhdistelmämerkki. Esimerkiksi alla oleva Niken merkki on kuviomerkki, jota voidaan NIKE-sanaan yhdistettynä kutsua myös yhdistelmämerkiksi.

Lähtökohtaisesti kuviomerkkeihin katsotaan kuuluvaksi myös sijaintimerkit (position marks) ja liikkuvat tavaramerkit. Sijaintimerkissä esimerkiksi jokin tietty kuvio tai väri on aina sijoitettu tuotteessa täsmälleen samaan kohtaan samankokoisena. Liikkuvaa merkkiä koskevassa hakemuksessa merkki esitetään esimerkiksi kuvasarjan avulla. Kyseessä on yleensä kuviomerkki tai kolmiulotteinen merkki. Kolmiulotteiset merkit muodostuvat tavaran tai sen päällyksen muodosta. Tavaramerkkinä on tällöin nimenomaan tietty muoto, kuten Toblerone-suklaan tai Coca-Cola-pullon muoto. Jokin tavaran pelkkä ominaisuus ei kuitenkaan sellaisenaan täytä tavaramerkin vaatimuksia.

Tavaramerkkinä voi toimia myös iskulause, kuten Niken ”Just do it”, tai hologrammi. Hologrammien rekisteröinnistä tekee kuitenkin hankalaa se, että niitä on vaikea esittää graafisesti selkeällä ja yksiselitteisellä tavalla. Pelkkä väri tai väriyhdistelmä voi periaatteessa sellaisenaankin toimia tavaramerkkinä. Tämä riippuu kuitenkin EUT:n mukaan siitä asiayhteydestä, jossa väriä käytetään.[31] Suomessa esimerkiksi Fazerin sininen -suklaalevyn päällyksen sininen sävy on rekisteröity tavaramerkiksi, samoin Fiskarsin saksien oranssi väri. European Union Intellectual Property Organisation (EUIPO, entinen OHIM) on hyväksynyt rekisteriin muun muassa tietyn liilan sävyn suklaatuotteiden tavaramerkiksi.

Myös äänimerkit ovat joissakin tapauksissa mahdollisia, vaikkakin niiden graafinen esittäminen saattaa olla haastavaa. Sävelet voidaan toki esittää nuotteina, mutta esimerkiksi eläinten äänten esittäminen graafisesti voi olla hyvin vaikeaa. Esimerkiksi MGM:n tavaramerkin leijonan karjaisu on tunnettu äänimerkki. Oikeuskäytännön mukaan näyttää siltä, ettei graafiseksi esitykseksi riitä pelkkä äänen sanallinen kuvaus.[32] Periaatteessa myös jokin tietty ele tai kosketuksella tunnistettavissa oleva merkki voisi toimia tavaramerkkinä, mutta niidenkin graafinen esittäminen on ongelmallista.

Viime vuosina markkinoinnissa on yleistynyt aisteihin perustuva tuotebrändäys eli sensory branding. Hajut, tuoksut ja maut voivat periaatteessa toimia tavaramerkkeinä, mutta niitäkin koskee graafisen esittämisen vaatimus. EUIPO on suhtautunut pidättyväisesti hajumerkkeihin, mutta muutamia hajuja on kuitenkin rekisteröity EU-tavaramerkiksi. Esimerkiksi vuonna 1998 EUIPO hyväksyi golfpallojen tavaramerkiksi tuoreen, vastaleikatun ruohon tuoksun.[33] Kirjallisen kuvauksen ”the smell of fresh cut grass” katsottiin olevan sellaisenaan riittävä graafinen kuvaus merkistä täyttääkseen EU-tavaramerkkiasetuksen 4 artiklan mukaisen graafisen kuvauksen vaatimuksen. EUT totesi Sieckmann-ratkaisussaan, että lähtökohtaisesti tavaramerkki voi muodostua merkistä, jota ei sellaisenaan voi havaita näköaistin avulla, kunhan se voidaan esittää graafisesti.[34] Kuitenkaan hajumerkin graafisen esitettävyyden vaatimuksia ei täytä kemiallinen kaava, sanallinen kuvaus, hajunäytteen tallentaminen tai näiden yhdistelmä.[35] Näin ollen EU:n tuomioistuimen hajumerkin rekisteröitävyydelle asettamat rajat ovat lähes ylitsepääsemättömät.

4.1.2. Rekisteröinnin edellytykset ja rekisteröintiesteet *

Jotta merkki voidaan rekisteröidä tavaramerkiksi, vaaditaan kolmen pääasiallisen edellytyksen täyttymistä. Ensinnäkin kyseessä on oltava sellainen merkki, joka ylipäänsä on tavaramerkkinä rekisteröitävissä. Tämä tarkoittaa erityisesti sitä, että merkin on oltava graafisesti esitettävissä. Toiseksi merkin on oltava erottamiskykyinen eli sen on erotettava merkin haltijan tuotteet muista markkinoilla olevista tuotteista. Kolmantena edellytyksenä on, ettei ole olemassa niin sanottua rekisteröintiestettä.

Tavaramerkkilain 13 §:n mukaan ”merkki, joka ei ole 3 §:n mukaisesti erottamiskykyinen tai johon ei 5 §:n nojalla voi saada yksinoikeutta, ei täytä rekisteröinnin edellytyksiä.” Erottamiskykyisyys eli distinktiivisyys puuttuu ensinnäkin merkiltä, joka tarkoittaa tai kuvaa asianomaista tavaraa, kuten KAHVI kahvin tavaramerkkinä. Geneeriset ilmaukset eivät ole erottamiskykyisiä eivätkä voi sellaisiksi tulla käytönkään kautta. Erottamiskykyisiä sanoja ovat varsinkin keksityt tavaroiden nimitykset sekä yleiskielen sanat, joita käytetään tavallisesta merkityksestään poikkeavassa merkityksessä. Erottamiskykyisyyttä vaaditaan ensinnäkin sen vuoksi, että merkinhaltijan tavarat pystytään erottamaan muiden tavaroista (erottamisfunktio), mutta myös siksi, ettei elinkeinonharjoittajien vapautta kuvata tavaroitaan saa liiallisesti rajoittaa kilpailu- ja mainosvapauden vuoksi (ns. vapaanapitotarve). Tämän vuoksi myös esimerkiksi kaikkein tavallisimmat geometriset kuviot, kuten ympyrät ja neliöt, eivät ole sellaisenaan rekisteröitävissä.[36]

KHO 21.4.1999/855 (SEITSEMÄN UUTISET)

MTV Oy oli hakenut rekisteröitäväksi SEITSEMÄN UUTISET -tavaramerkkiä. Patentti- ja rekisterihallitus ja sen valituslautakunta olivat hylänneet hakemuksen. Myös KHO katsoi uutiset-sanan olevan niin geneerinen, ettei sitä vapaanapitotarpeen vuoksi voinut rekisteröidä siitä huolimatta, että se oli tullut tunnetuksi MTV Oy:n käyttämänä. Ilmaisu oli niin yleinen, että sitä voitiin käyttää mistä tahansa seitsemältä alkavasta uutislähetyksestä.

 KHO 7.5.2013/1621 (KESO)

PRH oli hylännyt hakemuksen KESO-tavaramerkin rekisteröimiseksi muun muassa maitotuotteille erottamiskyvyn puuttumisen perusteella, sillä kyseinen sana tarkoitti ruotsiksi rahkaa tai raejuustoa. PRH:n valituslautakunta oli pysyttänyt PRH:n päätöksen. Esitetyn selvityksen perusteella ei ollut aiheellista katsoa, että suomalainen keskivertokuluttaja mieltäisi sanan keso geneeriseksi, raejuustoa tarkoittavaksi ilmaisuksi. Näin ollen asiassa ei ollut perusteita katsoa, että tavaramerkki KESO:lta puuttuisi erottamiskyky Suomessa, ja korkein hallinto-oikeus kumosi PRH:n ja PRH:n valituslautakunnan päätökset ja palautti asian PRH:lle uudelleen käsiteltäväksi.

Tavaramerkit jaetaan usein oikeuskirjallisuudessa niiden erottamiskyvyn asteen mukaisiin ryhmiin: erittäin distinktiiviset, suggestiiviset ja deskriptiiviset merkit. Geneeriset merkit jäävät näiden ryhmien ulkopuolelle, koska ne eivät voi toimia tavaramerkkeinä. Yleisesti ottaen erittäin distinktiivisiä merkkejä pidetään vahvoina merkkeinä ja suggestiivisia ja deskriptiivisiä heikkoina. Erottamiskykyisinä tavaramerkkilain 13 §:n edellyttämällä tavalla pidetään erittäin distinktiivisten merkkien lisäksi myös suggestiivisia merkkejä, jotka eivät suoraan ilmaise tavaran laatua tai lajia, mutta herättävät niistä tietynlaisia mielikuvia. Esimerkkinä suggestiivisesta merkistä voidaan mainita HELLÄ MIETONEN -shampoomerkki.[37]

PRH:N VALITUSLAUTAKUNTA 4.12.2001 (MULTIPOWER)

MULTIPOWER oli PRH:n valituslautakunnan näkemyksen mukaan suggestiivinen merkki sen sijaan, että se olisi ainoastaan ilmaissut tavaroiden laatua. (096/T/2000.)

Deskriptiiviset sanat eivät ole rekisteröitävissä sellaisenaan, mutta kuviomerkkinä rekisteröiminen saattaa onnistua, jos merkki esimerkiksi kirjoitetaan erikoisella tavalla.

Vaikka merkki olisi aluksi erottamiskyvytön tavaran laatua, lajia tai ominaisuutta ilmaisemisen vuoksi, voi se käytön myötä irtaantua alkuperäisestä yleiskielisestä merkityksestään ja saada omaperäisen merkityksen saavuttaen siten rekisteröimisen edellyttämän erottamiskyvyn. Myös tavaran ulkoasu voi käytön myötä tulla erottamiskykyiseksi.

PRH:N VALITUSLAUTAKUNTA 11.1.2011 (HANGON)

PRH oli hylännyt merkin HANGON rekisteröintihakemuksen erottamiskyvyn puuttumisen perusteella. Valituslautakunta katsoi merkin olleen niin kauan ja laajalti hakijan tavaroiden tunnuksena, että se oli käytön myötä tullut Suomessa   erottamiskykyiseksi.

Myös väreistä ja väriyhdistelmistä samoin kuin tavaran ja sen pakkauksen muodosta koostuvilta tavaramerkeiltä puuttuu usein erottamiskyky. Korkein hallinto-oikeus on kuitenkin esimerkiksi ratkaisussaan KHO 14.9.2004/2299 katsonut kenttäpullon muotoisen hajuvesipakkauksen olevan riittävän erottamiskykyinen, koska se oli hyvin erikoinen verrattuna tuoteryhmän muihin tuotepakkauksiin. Tavaramerkkinä ei voida suojata sellaista tavaran muotoa, joka on välttämätön teknisen tuloksen saavuttamiseksi. Muuten suojan kohteena voisivat olla patentoimiskelvottomat ratkaisut. Esimerkiksi EU-tavaramerkiksi rekisteröidyn LEGO-palikan rekisteröinti julistettiin mitättömäksi, sillä nystyrälliselle palikalle oli myönnetty myös patentti, mikä osoitti nystyrärivin olevan palikassa välttämätön elementti halutun teknisen tuloksen saavuttamiseksi eli palikoiden yhteen kiinnittämiseksi (C-48/09P (LEGO)). Lisäksi on huomattava, että mikäli merkki sisältää jotakin rekisteröimiskelvotonta, rekisteröinnin tuottama yksinoikeus ei koske merkin kyseistä osaa (TMerkkiL 15 §). Suojan piiristä voidaan myös nimenomaisesti erottaa jokin tietty osa käyttämällä erottamislausumaa, jos epäillään rekisteröinnin mahdollisesti aiheuttavan epätietoisuutta yksinoikeuden laajuudesta.[38] Tavaramerkkilain 15 §:n 3 momentin mukaan voidaan toimittaa uusi rekisteröinti, jos suojan piiristä erotettu sana tulee myöhemmin rekisteröintikelpoiseksi.

Rekisteröintiesteitä on sekä ehdottomia että relatiivisia eli suostumuksenvaraisia. Luettelo rekisteröintiesteistä löytyy tavaramerkkilain 14 §:stä. Sen mukaan tavaramerkkiä ei ensinnäkään rekisteröidä, jos se on lain, yleisen järjestyksen tai hyvän tavan vastainen, tai jos se on omiaan johtamaan yleisöä harhaan. Nämä kaksi ovat ehdottomia rekisteröintiesteitä. Merkki on harhaanjohtava, jos se antaa väärän kuvan esimerkiksi tuotteen maantieteellisestä alkuperästä tai ominaisuuksista. Korkein hallinto-oikeus on katsonut harhaanjohtavaksi merkin DE-NIC, kun kyse oli nikotiinia sisältävistä savukkeista[39], ja hyvän tavan vastaiseksi tavaramerkiksi sarjamurhaajaa tarkoittavan sanan SERIALKILLER[40]. Toisaalta MOMBASA hedelmälimonadien tavaramerkkinä ei ollut PRH:n valituslautakunnan mielestä maantieteellisesti harhaanjohtava, koska kyseinen maantieteellinen paikka ei ollut tunnettu limonadien valmistuksen yhteydessä.

Lisäksi relatiivisia rekisteröintiesteitä mainitaan 14 §:ssä yhteensä kahdeksan:

  • merkkiin on ilman asianomaista lupaa otettu valtion, kunnan tai järjestön vaakuna, lippu tai muu tunnuskuva, virallinen tarkastus- tai takuumerkki, tai kuvio, nimitys tai nimen lyhennys, ja se on sekoitettavissa sanotunlaiseen tunnuskuvaan, merkkiin, leimaan, nimitykseen tai nimen lyhennykseen;
  • merkki muodostuu jostakin tai sisältää jotakin, mikä on omiaan aiheuttamaan käsityksen, että kyseessä on toisen suojattu toiminimi taikka sellainen toisen aputoiminimi tai toissijainen tunnus taikka toisen nimi tai muotokuva, jollei nimi tai muotokuva ilmeisesti tarkoita jotakuta kauan sitten kuollutta;
  • merkki muodostuu jostakin tai sisältää jotakin, mikä on omiaan aiheuttamaan käsityksen, että kysymys on toisen suojatun kirjallisen tai taiteellisen teoksen erikoislaatuisesta nimestä, tai joka loukkaa toisen tekijänoikeutta sellaiseen teokseen tai toisen oikeutta valokuvaan tai suojattuun malliin;
  • merkki aiheuttaa vaaran, että yleisö sekoittaa sen toisen elinkeinonharjoittajan nimeen, suojattuun toiminimeen tai aputoiminimeen siten, että sekoitettavuuteen voitaisiin vedota toiminimilain 5 §:n nojalla;
  • Aiemman tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus merkin käyttämiseen tavaroiden tunnuksena elinkeinotoiminnassa;
  • Tavaramerkin hakija on tehnyt rekisteröintihakemuksen vilpillisessä mielessä;
  • se aiheuttaa sekaannusvaaran Suomessa tai Euroopan unionissa suojatun kasvilajikkeen lajikenimeen;
  • rekisteröinnille on maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta johtuva este.

Relatiivisesta esteestä huolimatta rekisteröinti voidaan toimittaa, jos se, jonka oikeudesta on kysymys, suostuu rekisteröintiin eikä rekisteröinnille ole muuta estettä. Ehdottomia rekisteröintiesteitä puolestaan ei voida sivuuttaa.

Nimiin liittyvistä esteistä mainittakoon sen verran, että rekisteröinti on yleensä Suomessa evätty, jos rekisteröitäväksi haetussa merkissä on Suomessa käytössä oleva sukunimi. Jos kyseinen nimi on myös yleisnimi, on rekisteröinti kuitenkin mahdollista.

PRH:N VALITUSLAUTAKUNTA 8.6.2012 (FIORELLI)

Fiorelli oli Suomessa käytössä sukunimenä. Nimi tarkoitti italian kielellä pieniä kukkia, mutta sen ei katsottu olevan Suomessa yleisnimi.

PRH:N VALITUSLAUTAKUNTA 9.6.1995 (REISSUMIES)

PRH oli hylännyt tavaramerkin REISSUMIES rekisteröimisen katsoessaan merkin olevan sekoitettavissa toiminimeen T:mi Reissumiehen Grilli, jonka toimialan piiriin kuuluivat saman luokan tuotteet. Valituslautakunnan suorittaman kokonaisarvioinnin mukaan REISSUMIES tavaramerkkinä ei ollut sekoitettavissa kyseiseen toiminimeen.

4.2 Yksinoikeuden syntyminen *

Yksinoikeus tavaramerkkiin on tärkeää, sillä ilman suojaa kilpailijat voisivat käyttää tunnettujen merkkien kopioita ja hyötyä aikaisempien merkinhaltijoiden vaivannäöstä. Yksinoikeus tavaramerkkiin voi syntyä joko rekisteröimällä tai vakiinnuttamalla.

4.2.1 Rekisteröiminen *

Rekisteröiminen on yleisin ja helpoin tapa hankkia yksinoikeus tavaramerkkiin. Järjestelmän perustana on julkinen tavaramerkkirekisteri, johon voimassa olevat oikeudet merkitään alkamisajankohtineen. Myönnetyn yksinoikeuden alkamisajankohtana pidetään hakemispäivää. Tavaramerkkilain 4 §:n mukaan yksinoikeus tavaramerkkiin saadaan rekisteröimällä se tavaramerkkirekisteriin. Suomessa rekisteröinti tapahtuu tekemällä hakemus PRH:lle, jonka tavaramerkki- ja mallilinja käsittelee tavaramerkkiasiat. Vaikka yksinoikeus tavaramerkkiin on mahdollista saavuttaa myös vakiinnuttamalla, on rekisteröinti kuitenkin selkeämpi tapa, sillä tällöin merkin haltija saa rekisteriotteen, josta ilmenee yksinoikeuden tarkka sisältö. Kansallisen rekisteröinnin lisäksi yksinoikeuden Suomessa käytettävään merkkiin voi saada myös kansainvälisellä rekisteröinnillä tai rekisteröimällä sen EU:n tavaramerkkirekisteriin.

4.2.1.1 Kansallinen rekisteröiminen *

Tavaramerkin rekisteröintimenettely kestää Suomessa keskimäärin 2-3 kuukautta.[41] Tavaramerkin kansallista rekisteröimistä koskevat säännökset löytyvät tavaramerkkilain 17–21 §:stä. PRH:lle toimitettavassa kirjallisessa rekisteröintihakemuksessa ilmoitetaan hakijan nimi, merkki sekä tavarat ja luokat, jotka kyseinen merkki käsittää. Merkki voidaan rekisteröidä yhteen tai useampaan tavara- tai palveluluokkaan. Samalla hakemusmaksulla merkki voidaan rekisteröidä kolmeen luokkaan. Tätä useammista luokista on maksettava erillinen lisämaksu. Rekisteröinti voi myös koskea koko tavaraluokkaa tai vain tiettyjä kyseiseen luokkaan kuuluvia tavaroita. Suoja-alaa ei voida hakemuksen vireille tulon jälkeen enää laajentaa, vaan suojan laajentamiseksi uusille tavaroille tai palveluille hakijan tulee tehdä uusi erillinen hakemus. Tavaraluettelon supistaminen on kuitenkin tarvittaessa jälkikäteen mahdollista. Luokitusjärjestelmä on luotu lähinnä helpottamaan tavaramerkkejä koskevien tutkimusten tekemistä.[42]

Jos hakemus koskee useita tavaroita, osa niistä voidaan tavaramerkkilain 17 a §:n mukaan hakijan pyynnöstä erottaa jakamalla yhdeksi tai useammaksi uudeksi hakemukseksi. Näiden hakemusten hakemispäivänä pidetään alkuperäisen hakemuksen hakemispäivää, ja tavaroilla ja palveluilla säilyy sama etuoikeus kuin niillä mahdollisesti oli alkuperäisessä hakemuksessa. Tavaramerkin jakaminen onnistuu milloin tahansa rekisteröimisen jälkeenkin.

Tavaramerkkilain 17 § mukaan hakemus katsotaan tehdyksi vasta sitten, kun hakemusmaksu on maksettu. Maksuja ei palauteta, vaikka hakemus hylättäisiin tai peruutettaisiin. Hakemuksessa on myös mainittava hakijan kotipaikka ja osoite. Yhdellä hakemuksella voidaan rekisteröidä vain yksi tavaramerkki. Jos rekisteröitäviä merkkejä on useampia kuin yksi, on jokaisen osalta tehtävä erillinen hakemus. Merkki on ilmaistava selkeästi hakemuksessa konekirjoitettuna, jos kyseessä on sanamerkki, tai hakemukseen liitettävänä kuvana. Merkin selkeä osoittaminen on tärkeää, sillä tavaramerkkilain 23 §:n mukaan rekisteröityyn merkkiin voidaan tehdä vain sellaisia vähäisiä muutoksia, jotka eivät muuta merkin kokonaisvaikutelmaa. Jos hakemukseen kuuluu vieraskielisiä liitteitä, on niistä tavaramerkkiasetuksen 7 §:n mukaan annettava oikeaksi todistettu suomen- tai ruotsinkielinen käännös PRH:n niin vaatiessa.

Tavaramerkin suoja alkaa normaalisti hakemuksen jättämisestä PRH:lle. Jos Suomessa haettava tavaramerkki on jo aiemmin rekisteröity jossakin Pariisin yleissopimukseen tai Maailman kauppajärjestön perustamissopimukseen kuuluneessa maassa, suomalaisessa hakemuksessa voidaan pyytää ensimmäisen hakemuspäivän mukaista etuoikeutta eli konventioprioriteettia. Etuoikeutta on kuitenkin mahdollista hyödyntää vain kuuden kuukauden kuluessa ensimmäisen hakemuksen tekemisestä. Näin säädetään tavaramerkkilain 30 §:ssä ja tavaramerkkiasetuksen 17 §:ssä. Tavaramerkkiasetuksen 17 b § mukaan konventioprioriteetti voi perustua vain ensimmäiseen Suomen ulkopuolella tehtyyn kyseistä merkkiä koskevaan hakemukseen, ja sitä on pyydettävä kirjallisesti jo hakemuksessa tai viimeistään kuuden kuukauden kuluessa hakemuksen tekemisestä Suomessa. Lisäksi tavaramerkkilain 18 §:ssä säädetään kansainväliseen näyttelyyn perustuvasta etuoikeudesta. Jos hakija on käyttänyt hakemuksen kohteena olevaa merkkiä ensimmäisen kerran kansainvälisessä näyttelyssä esiteltyä tavaraa varten, tavaramerkkihakemus katsotaan tehdyksi sinä päivänä, jona tavara pantiin näytteille. Hakemus on kuitenkin tehtävä kuuden kuukauden kuluessa kyseisestä päivästä.

Hakemuksen saavuttua PRH:lle tavaramerkki- ja mallilinja tarkastaa, että hakemukseen on kirjattu kaikki tarvittavat seikat ja että tavaroiden ja palveluiden luokitus on tehty oikein. Jos tavaramerkkihakemus täyttää muodolliset vaatimukset, rekisteröintiviranomainen tutkii seuraavaksi rekisteröinnin edellytykset. Haettua merkkiä verrataan aikaisempiin tavaramerkkeihin ja toiminimioikeuksiin sen varmistamiseksi, ettei merkki loukkaa aikaisempia oikeuksia. PRH varmistaa myös, ettei väestötietojärjestelmän sukunimirekisteristä löydy esteitä tavaramerkin rekisteröimiselle.

Jos tutkimuksessa ilmenee esteitä rekisteröinnille, PRH antaa asiassa välipäätöksen, joka lähetetään hakijalle. Tällä on useimmiten antamispäivästä lukien 8 viikkoa aikaa vastata välipäätökseen. Vastaukselle asetettua määräaikaa on yleensä mahdollista tarvittaessa pidentää. Jos vastausta ei toimiteta määräajassa, hakemuksen käsittely jätetään sillensä. Jos hakija pystyy vastauksellaan kumoamaan todetut esteet, hakemus hyväksytään.

Tavaramerkkilain 20 §:n mukaan, jos esteitä ei ilmene tai ne onnistutaan kumoamaan, merkitään kyseinen merkki tavaramerkkirekisteriin. Rekisteröinnistä on myös kuulutettava, jonka jälkeen alkaa kahden kuukauden väiteaika. Tällöin kuka tahansa voi halutessaan tehdä rekisteröintiä vastaan väitteen, jonka rekisteriviranomainen joko hyväksyy tai hylkää. Väitteen hyväksymisen seurauksena tavaramerkin rekisteröinti kumotaan. Rekisteriviranomaisen päätökseen voi hakea muutosta markkinaoikeudelta, jonka päätökseen puolestaan voi hakea valituslupaa korkeimmalta oikeudelta. Rekisteröinti on tavaramerkkilain 22 §:n mukaan voimassa kymmenen vuotta rekisteröintipäivästä ja voidaan uudistaa niin monta kertaa kuin halutaan kymmeneksi vuodeksi kerrallaan. Suojan saamiseksi ei vaadita ® tai ™ merkkien käyttöä.

4.2.1.2 Kansainvälinen rekisteröiminen *

Suomessa kansainvälinen rekisteröiminen on mahdollista Madridin pöytäkirjan mukaisessa järjestelmässä. Näin hakija voi hakea suojaa samalla hakemuksella useassa eri maassa. Kansainvälisellä hakemuksella ei kuitenkaan saavuteta monessa maassa voimassa olevaa yhtä kansainvälistä tavaramerkkiä, vaan seurauksena on kansallinen rekisteröinti kohdevaltioissa. Kansainvälistä rekisteröintiä voi hakea, kun tavaramerkki on rekisteröity (tai rekisteröintiä on haettu) jossakin Madridin pöytäkirjaan liittyneessä valtiossa. Vain pöytäkirjaan liittyneet maat voivat hyödyntää järjestelmää. Kansainvälisen rekisteröinnin myöntämisen jälkeen merkillä on valituissa valtioissa sama suoja kuin kansallinen rekisteröinti kyseisessä valtiossa tuottaisi. WIPO toimii kansainvälisenä rekisteröintiviranomaisena.

Suomessa kansainvälistä rekisteröintiä koskevat säännökset löytyvät tavaramerkkilain 10 luvusta. PRH suorittaa kansainväliseen rekisteröintiin liittyvät tehtävät ja pitää kirjaa kansainvälisistä rekisteröinneistä, jotka ovat voimassa Suomessa. Henkilö, jolla on Suomen kansalaisuus tai Suomessa kotipaikka ja todellinen ja toimiva teollisuuslaitos tai kauppaliike, voi hakea kansainvälistä rekisteröintiä jättämällä hakemuksen PRH:lle, joka varmistaa hakemuksen olevan yhdenmukainen hakijan kansallisen rekisteröinnin tai hakemuksen kanssa. Näin säädetään tavaramerkkilain 54–56 §:ssä. Hakemuksessa on mainittava, mihin sopimusmaihin suojaa haetaan. WIPO tarkastaa muodollisten edellytysten täyttymisen, jonka jälkeen merkki rekisteröidään kansainväliseen tavaramerkkirekisteriin ja siitä ilmoitetaan kohdemaiden rekisteriviranomaisille. Tällöin tavaramerkki on suojattu kaikissa jäsenmaissa, joihin hakemus on kohdistettu, mutta kansallisilla viranomaisilla on oikeus hylätä rekisteröinti kyseisen maan lainsäädännön perusteella.

Jos Suomi on nimetty kansainvälisen hakemuksen kohdemaaksi, WIPO ilmoittaa Suomelle rekisteröinnistä, minkä jälkeen PRH tutkii, onko rekisteröinnille esteitä. Käytännössä asia siis käsitellään samoin kuin kansallinenkin hakemus. Jos rekisteröinnin hyväksymiselle on esteitä, ilmoitetaan niistä WIPO:n välityksellä rekisteröinnin hakijalle. Hänellä on tilaisuus lausua asiasta. Jos este on PRH:n mielestä tästä huolimatta olemassa, se tekee päätöksen, jonka mukaan rekisteröinti ei ole Suomessa voimassa. Jos taas rekisteröinnille ei ole esteitä, on rekisteröinnistä 56 c §:n mukaan kuulutettava. Halutessaan kuka tahansa voi tehdä kirjallisesti väitteen rekisteröintiä vastaan kahden kuukauden kuluessa kuuluttamisesta. Jos väite hyväksytään, lakkaavat kansainvälisen rekisteröinnin oikeusvaikutukset Suomessa, mutta jos väite hylätään, jää kansainvälinen rekisteröinti täällä voimaan. Merkkiä ei voida hyväksyä Suomea koskevaksi, jos se on sekoitettavissa johonkin Suomessa rekisteröityyn merkkiin tai EU-tavaramerkkiin.

Kansainvälinen rekisteröinti on voimassa kymmenen vuotta. Se on uudistettavissa kymmeneksi vuodeksi kerrallaan. Jos kansainvälisen rekisteröinnin perusteena oleva kansallinen rekisteröinti tai hakemus lakkaa olemasta voimassa ensimmäisten viiden vuoden aikana, lakkaa myös kansainvälisen rekisteröinnin voimassaolo. Samoin käy, jos vuoden kuluessa rekisteröinnistä on pantu vireille oikeudenkäynti tai valitus rekisteröintiä vastaan. Tällöin kansainvälisen rekisteröinnin oikeusvaikutus lakkaa kaikissa suojan kohdemaissa.

4.2.1.3 EU-tavaramerkin rekisteröiminen
*

EU-tavaramerkin rekisteröintiä haetaan uuden tavaramerkkiasetuksen tultua voimaan EU:n sisämarkkinoilla toimivan yhdenmukaistamisviraston eli OHIM:n (Office for Harmonisation in the Internal Market) korvaavalta Euroopan unionin teollisoikeuksien keskusvirastolta eli EUIPO:lta (European Union Intellectual Property Office, jälkeenpäin virasto). Unionin tavaramerkin taustalla on unionin tavaramerkistä annettu parlamentin ja neuvoston asetus 2015/2424. Unionin tavaramerkin haltijana voi olla kuka tahansa luonnollinen henkilö, oikeushenkilö tai julkisoikeudellinen yhteisö. Oikeus unionin tavaramerkkiin on myös kansalaisilla, joiden kotipaikkavaltio ei tunnusta unionin tavaramerkkiä.

Vakiinnuttaminen ei tuota unionin tavaramerkillä tarkoitettua suojaa, vaan unionin tavaramerkin tuottaman yksinoikeuden voi saada ainoastaan rekisteröinnin kautta. Rekisteröintihakemuksen voi tehdä joko suoraan EUIPO:oon tai minkä tahansa jäsenvaltion rekisteriviranomaiselle, joka toimittaa hakemuksen EUIPO:oon kahden viikon kuluessa sen vastaanottamisesta. Rekisteröintimenettely kestää yleensä EUIPO:ssa noin 1-2 vuotta. Jos rekisteröinti myönnetään, suoja alkaa yleensä jo hakemuksen tekemisestä, joten hakemus kannattaa jättää mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Etuoikeuspyyntö voidaan tehdä samalla tavalla kuin kansallisessa hakemuksessa, ja vastaavasti EU-tavaramerkkihakemusta voidaan käyttää etuoikeushakemuksena EU:n ulkopuolisiin maihin tehdyille hakemuksille.

Unionin tavaramerkkihakemus on tehtävä kirjallisesti ja sen tulee sisältää ainakin hakijan tiedot, pyyntö merkin rekisteröimisestä EU-tavaramerkiksi, luettelo niistä tavaroista tai palveluista, joita koskien rekisteröintiä haetaan, sekä tavaramerkin kuvaus. Tavaramerkkiasetuksen 26 ja 27 artiklojen mukaan hakijan tulee suorittaa hakemusmaksu kuukauden kuluessa hakemuksen jättämisestä. Tähän perusmaksuun sisältyy kolme tavara- tai palveluluokkaa. Hakemuksen jättämisen jälkeen tavaroiden ja palveluiden luetteloa ei enää voi laajentaa, vaan hakijan on laadittava uusien luokkien osalta uusi hakemus ja maksettava sitä koskevat maksut.

Virasto tarkastaa ensin hakemuksen muodolliset edellytykset, jotka ovat hyvin samankaltaiset kuin suomalaisella tavaramerkillä. Säännösten samankaltaisuus johtuu siitä, että jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä annettu direktiivi koskee molempia. Jos puutteellisuuksia havaitaan, hakemispäivä ei kuitenkaan siirry niiden vuoksi, mikäli ne korjataan määräajassa. Seuraavaksi virasto tutkii, onko olemassa absoluuttisia esteitä. Jos este löytyy, se estää rekisteröinnin, vaikka se ei koskisikaan kaikkia jäsenvaltioita. Absoluuttisen rekisteröintiesteen osalta hakemus kuitenkin hylätään ainoastaan niiden tavaroiden tai palvelujen osalta, joihin este vaikuttaa. Kuka tahansa voi tehdä huomautuksen rekisteröintiä vastaan absoluuttisen esteen perusteella.

Suostumuksenvaraisista esteistä virasto tutkii vain sekaannusvaaran. Tutkimus tapahtuu siten, että virasto laatii omaa rekisteriään koskevan tutkimusraportin tarkastaen, onko merkki sekoitettavissa EU-tavaramerkkeihin tai aikaisempien hakemusten merkkeihin. Virasto ei tutki kansallisia esteitä, vaan voi sen sijaan hakijan pyynnöstä ja maksusta lähettää hakemuksen eteenpäin niiden maiden rekisteriviranomaisille, jotka ovat ilmoittaneet suorittavansa tutkimuksen oman kansallisen rekisterinsä pohjalta, kuten esimerkiksi Suomi. Kansallinen rekisteriviranomainen lähettää tutkimuksensa tulokset virastolla kahden kuukauden kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta. Hakemus hyväksytään ja julkaistaan, jos aikaisemman merkin haltija ei tee väitettä rekisteröintiä vastaan esittäen, että kyseinen merkki on sama tai aiheuttaa sekaannusvaaraa. Virasto ei siis hylkää hakemusta viran puolesta pelkän sekaannusvaaran perusteella. Aikaisemman merkin haltija voi hakea virastolta rekisteröinnin julistamista mitättömäksi myös rekisteröinnin jälkeen.

Viraston päätöksiin voidaan hakea muutosta tekemällä virastolle valitus. Jos päätöksen tehnyt virasto ei kuukauden kuluessa hyväksy valitusta, se siirretään valituslautakunnalle, jonka päätöksiin voi hakea muutosta Euroopan unionin yleiseltä tuomioistuimelta. EU:n yleisen tuomioistuimen ratkaisuihin puolestaan haetaan muutosta EUT:lta. EU-tavaramerkkiä koskevat riidat käsittelee Suomessa markkinaoikeus.

EU-tavaramerkki on voimassa koko EU:n alueella, ja se on oikeusvaikutuksiltaan yhtenäinen koko unionissa. Esimerkiksi sen käyttökielto ei voi koskea vain yhtä maata, vaan ainoastaan koko unionia. Tästä voidaan tosin erityistilanteissa tehdä poikkeuksia, sillä ratkaisussaan C-235/09 (DHL EXPRESS) unionin tuomioistuin totesi, että kiellon alueellista soveltamisalaa voidaan rajata esimerkiksi siinä tapauksessa, että näytetään loukkauksen uhan rajoittuvan vain osaan EU-alueesta. Esimerkkinä EUT mainitsi kielelliset syyt.

Unionin tavaramerkkiä koskee muutama poikkeus verrattuna tavaramerkkidirektiivin ja tavaramerkkilain säännöksiin. Esimerkiksi luovutus on pätevä vain kirjallisena, ja luovutus ja lisensointi tulee rekisteröidä. Lisäksi EU-tavaramerkin osalta on voimassa käyttöpakko. Edellytyksenä on tavaramerkkiasetuksen 15 artiklan mukaan tosiasiallinen käyttö tavaramerkkioikeuksien säilymiseksi. Riittäväksi käytöksi katsotaan yleensä niiden tavaroiden tai palvelujen myyntiä, joita koskevaksi merkki on rekisteröity.[43] Käyttöä edellytetään ilmeisesti vähintään yhdessä jäsenmaassa, mutta koko alueella tapahtuvaa käyttöä ei vaadita.[44]

C-252/12 (SPECSAVERS)

Specsavers oli rekisteröinyt yhteisön tavaramerkkirekisteriin kaksi sanamerkkiä, kaksi kuviomerkkiä, kuviomerkin, jonka päällä oli sanamerkin teksti, sekä pelkkä kuviomerkki ilman tekstiä. Kyse oli vaatimuksesta julistaa viimeksi mainittu merkki käyttämättömänä menetetyksi. Tuomioistuin totesi, että tosiasiallisen käytön edellytys voi täyttyä myös käytettäessä kuviomerkkiä ainoastaan yhdessä sen päälle asetetun sanamerkin kanssa. Edellytyksenä oli kuitenkin, ettei käytetyn muodon ja rekisteröidyn muodon välisillä eroavaisuuksilla vaikuteta merkin erottamiskykyyn.

Unionin tavaramerkin rekisteröijän ei kuitenkaan tarvitse itse sitoutua käyttämään merkkiä, vaan esimerkiksi mainostoimisto voi suunnitella merkin ja rekisteröidä sen tarkoituksenaan luovuttaa se myöhemmin eteenpäin.[45]

4.2.2 Vakiintuminen *

Suomessa on mahdollista saada yksinoikeus myös vakiintuneeseen tavaramerkkiin ilman rekisteröintiä. Tämä on tarpeellista siksi, että rekisteröimätön tavaramerkki on voinut tulla esimerkiksi mainonnassa ja tuotepakkauksissa käytön myötä hyvin tunnetuksi, jolloin yksinoikeuden kiistäminen ei olisi tarkoituksenmukaista. Yksinoikeuden saaminen EU- tavaramerkkiin edellyttää kuitenkin merkin rekisteröintiä. Tavaramerkkilain 4 a §:ssä säädetään, että ”yksinoikeus tavaramerkkiin voidaan saada ilman rekisteröintiäkin, kun merkki on tullut vakiintuneeksi”. Tavaramerkkilain 4 a § 3 momentin mukaan tavaramerkki katsotaan meillä vakiintuneeksi, jos se on Suomessa asianomaisissa elinkeino- ja kuluttajapiireissä yleisesti tunnettu haltijan tavaroiden erityisenä merkkinä. Vakiintuminen edellyttää yleensä usean vuoden ajan tapahtunutta maanlaajuista käyttöä, vaikkakaan laissa ei ole ennalta määritelty minkäänlaista aikavaatimusta.[46] Toisaalta esimerkiksi tehokkaan mainonnan seurauksena vakiinnuttamiseen ei välttämättä tarvita niin paljon aikaa. Vakiinnuttamisaikaan vaikuttaa myös kohderyhmä sekä merkki itse.[47]

Vakiintumisen edellytyksiä tarkasteltaessa merkitystä on tunnetuksi tulemisella nimenomaan Suomessa. Merkitystä ei sinänsä ole merkin tunnettavuudella ulkomailla, ellei ulkomailla käytössä oleva merkki ole tullut tunnetuksi myös Suomessa esimerkiksi internetin, television tai lehtien kautta. Vakiinnuttaminen ei myöskään edellytä, että kaikki tuntisivat merkin. Tarkasteltavana on merkin tunnettavuus asianomaisessa kohderyhmässä. Esimerkiksi kirurgisten välineiden markkinoinnilla on melko suppea kohderyhmä. Maantieteellisesti pienelle alueelle sijoittuvan kohderyhmän osalta ei vaadita maanlaajuisen vakiintumisen osoittamista.

Edes tarkasteltavassa kohderyhmässä kaikkien ei tarvitse tietää merkkiä, vaan riittävää on tavaramerkkilain esitöiden mukaan se, että merkin tuntee niin huomattava osa kohderyhmästä, että sille on muodostunut merkittävä goodwill-arvo. Arvioinnissa huomioidaan, kuinka kauan merkkiä on käytetty, käytön laajuus, merkin kohderyhmä sekä tunnetuksi tekemiseen käytettyjen resurssien suuruus. Ruotsin kauppakamarin tavaramerkkilautakunnan määritelmän mukaan taas yli 50 % kohderyhmästä on tunnettava tavaramerkki, jotta sitä voidaan pitää vakiintuneena. Merkin haltijaa ei kuitenkaan välttämättä tarvitse tietää, vaan riittävää on tieto siitä, minkä tavaran kaupallisena tunnuksena merkkiä käytetään.[48]

KKO 1987:11 ADIDAS

KKO katsoi Adidaksen saaneen vakiinnuttamalla yksinoikeuden tavaran tunnusmerkkiin, jonka muodostivat urheilujalkineen kummallakin puolella kolme säännöllisen välimatkan päässä toisistaan olevaa vinoraitaa kengän nauhoituksesta sen anturaan. Kenkämarskia kiellettiin pitämästä kaupan urheilujalkineita, joissa oli neljä samalla tavalla sijoitettua raitaa, sillä sen katsottiin olevan sekoitettavissa kolmen raidan muodostamaan vakiintuneeseen tunnusmerkkiin.

Hovioikeus oli tarkastellessaan merkin vakiintumista katsonut Taloustutkimus Oy:n suorittaman tutkimuksen osoittaneen luotettavasti, että Adidaksen tavaramerkki oli vakiintunut. Kaikista vastaajista 54 % ja 15–34- vuotiaista vastaajista 64 % oli yhdistänyt kolmella vinoraidalla merkityn urheilukengän yhteen valmistajaan, ja kaikista vastaajista 35 sekä edellä mainitusta ikäryhmästä 49 % oli todennut merkiksi Adidaksen. Lisäksi  myös neljällä raidalla merkityn lenkkikengän merkiksi ilmoitti Adidaksen 26 % kaikista vastaajista ja 37 % 15–34-vuotiaista vastaajista. Yli puolet niistä vastaajista, jotka olivat ilmoittaneet tuntevansa kengän merkin tai tietävänsä, että sitä valmisti    yksi valmistaja, olivat yhdistäneet kengän Adidakseen.

Vakiintumisen osoittaminen saattaa olla hyvinkin monimutkaista. Se, joka väittää, että hänen rekisteröimätön merkkinsä on vakiintunut, joutuu osoittamaan tämän todeksi. Yleensä selvitystä tehdään kohderyhmän jäsenten, mainostoimistojen, alan järjestöjen sekä esimerkiksi lehtileikkeiden ja kuittien avulla. Joskus käytetään apuna myös erityisiä markkinatutkimuksia, mutta kuten Haarmann toteaa, niillä ei pystytä todistamaan sitä, oliko merkki vakiintunut jo vuosia sitten.[49] Vakiintumisen ajankohtaa voikin olla varsin hankala osoittaa. Yksinoikeuden alkamisajankohta on merkittävä, sillä tavaramerkkien väliset ristiriidat ratkaistaan aikaprioriteettisäännön perusteella eli sen hyväksi, jonka yksinoikeus on alkanut aikaisemmin. Tämän vuoksi rekisteröinti on varmempi ja selkeämpi tapa saada yksinoikeus. Toisaalta myös vakiintunut merkki on mahdollista rekisteröidä, jos se täyttää rekisteröitävyyden yleiset vaatimukset.

4.3 Suojan kesto ja lakkaaminen *

Tavaramerkin rekisteröinti on Suomessa voimassa kymmenen vuotta rekisteröintipäivästä. Suojan kestosta säädetään tavaramerkkilain 22 §:ssä. Koska tavaramerkin voimassaololle ei ole säädetty minkäänlaista enimmäisaikaa, merkinhaltija voi uusia rekisteröinnin niin monta kertaa kuin haluaa. Suomessa rekisteröinti voidaan uudistaa aikaisintaan vuotta ennen rekisteröintikauden päättymistä ja viimeistään kuuden kuukauden kuluessa sen päättymisestä. Nykyään uudistaminen tapahtuu automaattisesti, jos uudistamismaksut on maksettu. Merkinhaltijan on kuitenkin tehtävä erillinen uudistamishakemus, jos rekisterimerkintöihin halutaan uudistamisen yhteydessä tehdä muutoksia.

EU-tavaramerkin rekisteröinti on voimassa kymmenen vuotta hakemispäivästä alkaen. Rekisteröinti voidaan uudistaa aina kymmeneksi vuodeksi kerrallaan niin monta kertaa kuin halutaan. Tavaramerkkiasetuksen artiklojen 46–47 mukaan uusimista on pyydettävä kirjallisesti rekisteröinnin kuuden viimeisen voimassaolokuukauden aikana.

Tavaramerkkisuojan lakkaamisesta säädetään tavaramerkkilain 3 luvussa. Säännökset koskevat kolmea erilaista suojan lakkaamistilannetta, jotka ovat rekisteristä poistaminen, mitättömäksi julistaminen ja menettäminen. Tavaramerkkilain 22 §:n mukaan jos rekisteröintiä ei ole uudistettu määräajassa, poistetaan merkki rekisteristä. Merkki on poistettava rekisteristä myös merkin haltijan pyynnöstä rekisteröinnin voimassaoloaikana. Jos rekisteriin on merkitty tavaramerkkiin perustettu panttioikeus, tarvitaan rekisteristä poistamiseen pantinhaltijan lupa. Tavaramerkkilain 25 § mukaan jos merkki on rekisteröity lainvastaisesti, se voidaan julistaa mitättömäksi. Kannetta voi ajaa markkinaoikeudessa kuka tahansa, jonka haitaksi rekisteröinti on koitunut. Prekluusio- tai passiviteettisäännön (TMerkkiL 8 ja 9 §) perusteella syntynyt rinnakkaiskäyttöoikeus voi kuitenkin estää mitättömäksi julistamisen.

Tavaramerkki voidaan tavaramerkkilain 26 §:n julistaa menetetyksi, jos

1) merkki rekisteröinnin tai vakiintumisen tapahduttua ilmeisesti on menettänyt kykynsä erottaa merkin haltijan tavarat muiden tavaroista; tai

2) merkki rekisteröinnin tai vakiintumisen tapahduttua on tullut harhaanjohtavaksi taikka lain, yleisen järjestyksen tai hyvän tavan vastaiseksi.

Merkki menettää erottamiskykynsä eli degeneroituu, kun se muuttuu pitkäaikaisen käytön myötä tavaran yleiseksi nimitykseksi. Esimerkiksi KÄNNYKKÄ ja MONO ovat alun perin olleet tavaramerkkejä ja myöhemmin degeneroituneet yleisnimityksiksi.[50] Harhaanjohtavaksi voi muuttua esimerkiksi jotakin tuotteen laadusta välillisesti ilmaiseva merkki, jos tuotteen laatu myöhemmin muuttuu.

Tavaramerkkilain 26 § 3 momentin mukaan tavaramerkin rekisteröinti menetetään, jos merkkiä ei ole käytetty viimeisten viiden vuoden aikana eikä haltija osoita siihen hyväksyttävää syytä. Merkinhaltijan toimesta tapahtuneeksi käytöksi lasketaan myös haltijan suostumuksella tapahtunut tavaramerkin käyttö. Jos merkkiä on käytetty viiden vuoden käyttämättömyysjakson päättymisen jälkeen, mutta ennen menettämistä koskevan vaatimuksen tekemistä, ei rekisteröinnin menettämistä voida vaatia. Jos rekisteröinnin menettämisperuste koskee vain joitakin niistä tavaroista, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, rekisteröinti menetetään vain näiden tavaroiden osalta. Näin ollen rekisteröinnin menetys voi siis olla osittainenkin.

4.4 Yksinoikeuden sisältö *

4.4.1 Kielto-oikeus *

Tavaramerkin haltijan yksinoikeus takaa sen, etteivät kilpailijat voi käyttää identtistä merkkiä. Lisäksi kukaan muu kuin merkin haltija ei saa elinkeinotoiminnassa käyttää tavaroidensa tunnuksena kyseiseen merkkiin sekoitettavissa olevaa merkkiä. Tämä kielto-oikeudeksi kutsuttu säännös löytyy tavaramerkkilain 6 §:stä, ja sitä pidetään tavaramerkin luomista oikeuksista merkittävimpänä. Sekoitettavissa olevan merkin osalta on syytä huomata, että kielto koskee vain muiden kuin merkinhaltijan merkkejä. Näin ollen merkin haltija voi itse käyttää ja rekisteröidä useita toisiinsa sekoitettavissa olevia merkkejä ja näin osaltaan laajentaa varsinaisesti käyttämänsä merkin suojapiiriä. Suomessa lain sanamuodon mukaan kielto-oikeus koskee ainoastaan elinkeinotoimintaa, joten meillä katsotaan yksityishenkilöiden voivan merkitä tavaroitaan millä tahansa tavaramerkillä ja jopa myymään tällaisia tavaroita eteenpäin, kunhan kyseessä ei ole ammattimainen toiminta tai voiton tavoittelu.[51] Loukkaavalla tavaramerkillä merkittyjen tavaroiden ostamista omaan käyttöön ei ole yksityishenkilöiltä tavaramerkkilaissa kielletty.

EU-tavaramerkin haltija saa yksinoikeuden tavaramerkkiinsä Euroopan unionin alueella. Tavaramerkkiasetuksen 9 artiklan mukaan yksinoikeuden turvin hänellä on oikeus kieltää muita käyttämästä elinkeinotoiminnassa ilman hänen suostumustaan identtistä merkkiä, joka koskee samoja tavaroita tai palveluja, joille hänen merkkinsä on rekisteröity, tai merkkiä, jonka identtisyyden tai samankaltaisuuden vuoksi yleisön keskuudessa on olemassa sekaannusvaara. Merkillä tarkoitetaan mitä tahansa merkkiä (”any sign”), jota käytetään elinkeinotoiminnassa. Elinkeinotoiminta on ymmärretty melko laajasti, ja EU:n tuomioistuin on lausunut yleisesti elinkeinotoiminnan kriteereistä seuraavassa ratkaisussaan:

C-206/01 (ARSENAL FOOTBALL CLUB) 12.11.2002

Jalkapallojoukkue FC Arsenal oli rekisteröinyt sanan ”arsenal” muun muassa urheilu- ja päällysvaatteita koskevaksi tavaramerkikseen. Vastaaja Matthew Reed oli myynyt ja tarjonnut ostettavaksi myyntikojussaan Arsenalin tunnusmerkeillä varustettuja kaulaliinoja, jotka eivät olleet virallisia kannattajatuotteita. Reedin mukaan merkkiä ei ollut käytetty tavaroiden alkuperän ilmaisemiseen. EUT kuitenkin katsoi, että tavaramerkkiä täysin vastaavan merkin käyttö oli omiaan vaarantamaan alkuperän takaamisen. Tuomioistuimen mukaan merkkiä käytettiin nimenomaan             elinkeinotoiminnassa, koska käyttö tapahtui taloudellisen hyödyn saamiseen tähtäävässä liiketoiminnassa eikä käyttö siis ollut täysin yksityistä (40 kohta). Näin ollen tavaramerkin haltija sai kieltää käytön TMerkkiDir 5 (1) (a) artiklan nojalla.

Tätä päätelmää ei asettanut kyseenalaiseksi se, että kyseisenlaisessa käytössä merkki ymmärretään osoitukseksi merkin haltijan kannattamisesta, eikä myöskään se, että myyntikojussa oli varoitus, jonka mukaan kyseiset tuotteet eivät olleet virallisia kantajan tuotteita. Oli nimittäin silti mahdollista, että tietyt kuluttajat tulkitsisivat merkin perusteella tuotteet kantajan tuotteiksi, varsinkin sen jälkeen, kun tuotteet on siirretty pois myyntikojulta (57–62 kohdat).

Kielto-oikeutta saa käyttää vain sellaisessa tilanteessa, jossa merkin luvaton käyttö aiheuttaa tai voi aiheuttaa vahinkoa tavaramerkin tehtäville eli erityisesti tavaran alkuperän takaamiselle.[52]

4.4.2 Sekaannusvaara *

Kielto-oikeus siis tarkoittaa merkinhaltijan oikeutta kieltää muita käyttämästä elinkeinotoiminnassa merkkiinsä sekoitettavissa olevaa merkkiä tavaroiden tunnuksena. Sekaannusvaaralla tarkoitetaan tässä yhteydessä sitä, että toiseen merkkiin sekoitettavissa oleva merkki antaa väärän kuvan tuotteen alkuperästä. Kyse on siis siitä, että ostaja luulee merkkien samankaltaisuuden johdosta ostavansa tuotteen A, mutta ostaakin ikään kuin huomaamattaan tuotteen B. Sekaannusvaara on pohjimmiltaan vahingollista nimenomaan sille merkinhaltijalle, jonka merkkiin uusi merkki on sekoitettavissa.[53]

Tavaramerkkilain 6 §:ssä säädetään sekaannusvaarasta (aiemmin sekoitettavuus), joka voi syntyä yleisön keskuudessa, kun merkit ovat samoja tai samankaltaisia ja niiden kattamat tavarat ovat samoja tai samankaltaisia. Lain 6 § 1 momentin mukaan ”yksinoikeus tavaramerkkiin sisältää sen, ettei muu kuin tavaramerkin haltija saa ilman tämän suostumusta käyttää elinkeinotoiminnassaan tavaroittensa tunnuksena merkkiä, joka on sama kuin samoja tavaroita varten suojattu tavaramerkki tai merkkiä, joka sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin samoja tai samankaltaisia tavaroita varten suojattu tavaramerkki, aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran, joka sisältää myös vaaran merkin ja tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä.”

Tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 1 kohdan ja EU-tavaramerkkiasetuksen mukaan merkin haltijalla on oikeus kieltää sellaisen merkin käyttö, joka on sama kuin tavaramerkki ja rekisteröity samoja tavaroita varten, ja joka aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran siksi, että se on sama tai samankaltainen kuin samoja tai samanlaisia tavaroita varten oleva merkki. Edelleen laajalti tunnetun, saman tai samankaltaisen merkin aiheeton käyttö tavaroissa, jotka eivät ole samankaltaisia, on kielletty, jos se merkitsee merkin erottuvuuden tai maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä tai on haitaksi merkin erottuvuudelle tai maineelle (direktiivissä 5 artiklan 2 kohta).

Sekaannusvaaraa arvioidaan vain toisen elinkeinotoiminnassaan käyttämään merkkiin nähden, joten elinkeinonharjoittaja voi omaa käyttöään varten rekisteröidä toisiinsa sekoitettavissa olevia merkkejä. Tavaramerkin suojaa voidaan laajentaa myös niin sanotuilla torjunta- ja sarjamerkeillä. Oikeuskirjallisuudessa on kehitetty sekoitettavuusarvioinnin kriteereiksi muun muassa yhtäläisyyssääntö, jonka mukaan merkkien yhtäläisyyksille annetaan suurempi merkitys kuin eroavaisuuksille. Lisäksi sekaannusvaaran katsotaan tulevan herkemmin kysymykseen erittäin distinktiivisten merkkien osalta kuin heikompien eli esimerkiksi deskriptiivisten merkkien osalta.[54]

KKO 2004:49 (RENICHEW = RENNIE)

Luontaistuotteen tunnus RENICHEW oli korkeimman oikeuden mukaan sekoitettavissa ilman reseptiä myytävän lääkkeen tunnuksen RENNIE kanssa. Merkin erottamiskykyiseksi osaksi katsottiin sen alkuosa RENI, kun taas CHEW katsottiin käyttötapaa osoittavaksi lisämääreeksi. (S2001/710.)

KHO 27.9.2012/2578 (FISU)

Merkeillä FISU ja FISK oli sama merkitys ja ne koskivat samankaltaisia ja jopa identtisiä tavaroita, sekaannusvaara oli olemassa visuaalisista ja foneettisista eroista huolimatta. (2087/3/10.)

Ratkaisevaa sekaannusvaaran arvioinnissa on merkkien kokonaisvaikutelma asianomaisissa kuluttajapiireissä. Ratkaisussaan C-251/95 EUT tulkitsi direktiivin sanamuotoa sekaannusvaaran ja mielleyhtymävaaran osalta lausuen seuraavasti: ”[p]elkästään sen vuoksi, että yleisölle voi tulla kahden tavaramerkin välillä mielleyhtymä siksi, että näiden tavaramerkkien merkityssisältö on sama, ei voida katsoa, että näiden tavaramerkkien välillä on kyseisessä säännöksessä tarkoitettu sekaannusvaara.” Kyseessä olivat alla olevat merkit.

Arvioitaessa sitä, onko kyse samoista tai samankaltaisista tavaralajeista, on huomioitu esimerkiksi se, ovatko tuotteet toisiaan korvaavia vai keskenään kilpailevia. Jos tavarat tai palvelut eivät ole samankaltaisia, ei periaatteessa ole tarvetta tutkia sekaannusvaaraakaan. Ratkaisevaa on rekisterissä mainittujen tavaraluokkien sijaan se, mieltääkö kohderyhmä kyseessä olevilla merkeillä varustettujen tuotteiden olevan peräisin samasta lähteestä. Lopulta kyse on kuitenkin aina kokonaisarvioinnista.

PRH:N VALITUSLAUTAKUNTA 14.2.2001 (TRIM)

Kyse oli täysin samoista sanamerkeistä, joista toinen koski eläimille ja toinen ihmisille tarkoitettuja elintarvikkeita. Näin ollen tavaroiden käyttäjät kuuluivat eri    kohderyhmiin eivätkä tuotteet sijainneet myymälöissä samoilla osastoilla. Valituslautakunta totesi, etteivät tuotteet olleet keskenään kilpailevia eivätkä toisiaan korvaavia, eikä tavaroiden samankaltaisuutta ollut.

Lisäksi tavaramerkkilain 6 § 2 momentin mukaan ”jos tavaramerkki on Suomessa laajalti tunnettu ja merkin aiheeton käyttö merkitsee tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä taikka on haitaksi tavaramerkin erottamiskyvylle tai maineelle, kukaan muu kuin se, jolla on yksinoikeus tavaramerkkiin, ei saa ilman tämän suostumusta käyttää elinkeinotoiminnassa merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin laajalti tunnettu tavaramerkki, vaikka tavarat, joita varten merkki on, eivät ole samoja tai samankaltaisia kuin ne, joita varten laajalti tunnettu tavaramerkki on suojattu.”

Tavaramerkkilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitetulla laajalti tunnettujen tavaramerkkien hyödyntämisellä tarkoitetaan sitä, että merkinhaltijan tavaramerkkiin kohdistamaa panosta käytetään hyväksi vastikkeetta. Haittana on muun muassa se, että tavaramerkin kyky yksilöidä sillä merkityt tavarat tai palvelut heikentyy samankaltaisen merkin käytön johdosta. Tällöin tavaramerkki ei välttämättä enää herätä aiemmalla tavalla välitöntä mielikuvaa niistä tavaroista, joita varten se on rekisteröity. Näin lausui EU-tuomioistuin ratkaisussaan C-487/07 L’ORÉAL (kappaleessa 39), jossa oli kyse L’Oréalin valmistamista ja laajalti tunnetuilla tavaramerkeillä markkinoimista hajuvesistä. Eräät yritykset markkinoivat näiden hajuvesien jäljitelmiä samanlaisissa tuotepakkauksissa kertoen yleisölle, mikä hajuvesistä vastasi mitäkin L’Oréalin hajuvettä. Tuomioistuimen mukaan direktiivissä tarkoitettu tavaramerkin maineen epäoikeutettu hyväksikäyttö ei edellytä sekaannusvaaran tai merkinhaltijalle aiheutuvan vahingon vaaran olemassaoloa. Kyse on epäoikeutetusta hyväksikäytöstä silloin, kun kolmas pyrkii kyseisellä käytöllä hyötymään tunnetun tavaramerkin vetovoimasta, maineesta ja arvostuksesta, hyödyntäen vastikkeetta merkinhaltijan suorittamista markkinointitoimenpiteistä. Tavaramerkin maineelle aiheutuva haitta (tarnishment) ilmenee, kun samalla tai samankaltaisella merkillä merkityt tavarat voivat vaikuttaa yleisöön ja vähentää tavaramerkin houkuttelevuutta (C-487/07 L’ORÉAL kappale 40).

KKO 2010:12 (VOIMARIINI)

Valio Oy oli rekisteröinyt leviterasvoille tavaramerkit VOIMARIINI ja OIVARIINI. Arla Ingman Oy Ab:n leviterasvojen tunnuksena käyttämä myöhemmin rekisteröity tavaramerkki INGMARIINI ei loukannut Valion oikeutta sen tavaramerkkeihin, sillä tavaramerkkien välillä ei ollut sellaista samankaltaisuutta eikä sellaista yhteyttä, jonka perusteella kohdeyleisö yhdistäisi merkit toisiinsa. (S2007/386.)

Myöhemmin korkein hallinto-oikeus totesi ratkaisussaan KHO 8.7.2011/1996 (INGMARIINI) merkkien INGMARIINI ja VOIMARIINI olevan niin samankaltaisia, että kohdeyleisö yhdistää merkit toisiinsa. KHO:n mukaan Ingman pyrki hyötymään laajalti tunnetun tavaramerkin VOIMARIINI maineesta, vetovoimasta ja arvostuksesta käyttämällä samankaltaista merkkiä. Siten tavaramerkki INGMARIINI ei täyttänyt rekisteröinnin edellytyksiä (421/2/09.) Loukkausta ei lopulta katsottu tapahtuneen, mutta INGMARIINI-merkkiä ei kuitenkaan voitu rekisteröidä (2513/3/11.)

Tarkasteltaessa sekaaannusvaaraa huomataan, että TMerkkiL 6 §:n 1 momentin sekä direktiivin 5 artiklan 1 kappaleen tarkoituksena on suojata tavaramerkin alkuperäfunktiota. Vastaavasti 2 momentissa ja 2 kappaleessa suojataan erityisesti tavaramerkin kilpailufunktiota, sillä suojan kohteena on tässä merkin niin sanottu goodwill eikä sekaannusvaaran estäminen. Tältä osin tavaramerkkioikeus ja sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa koskevat säännöt ovat hyvin lähellä toisiaan tai jopa sekoittuvat toisiinsa.

4.4.3 Yksinoikeuden rajoitukset *

4.4.3.1. Territoriaalisuus ja raukeaminen *

Yksinoikeus tavaramerkkiin on alueellisesti rajoitettu, sillä rekisteröinti ja vakiinnuttaminen Suomessa ovat päteviä vain tässä maassa. Vastaavasti EU-tavaramerkki on voimassa vain Euroopan unionin alueella. Lisäksi yksinoikeutta rajoittaa tavaramerkkilain 8 §:n raukeamissäännös. Lain 8 §:n mukaan ”tavaramerkin haltija saa kieltää tavaramerkin käyttämisen tavaroissa, jotka hän tai hänen suostumuksellaan joku muu on saattanut markkinoille Euroopan talousalueella kyseistä tavaramerkkiä käyttäen vain, jos tavaroihin on tehty muutoksia tai niitä on huononnettu sen jälkeen, kun ne on saatettu markkinoille tai tavaramerkin haltijalla on muu perusteltu syy kieltää tavaramerkin käyttäminen. ”

Säännös perustuu tavaramerkkidirektiivin 7.1. artiklaan, jonka mukaan yksinoikeus raukeaa, kun merkillä varustetut tavarat on laskettu liikkeelle Euroopan talousalueella joko merkinhaltijan toimesta tai hänen suostumuksellaan. EUT:n mukaan direktiivin säännös tarkoittaa sitä, että raukeaminen tapahtuu kyseisenlaisessa tilanteessa nimenomaan vain Euroopan talousalueella, eikä sitä, että jäsenmaat saisivat itse päättää, miten suhtautuvat tavaran liikkumiseen ETA-alueen ulkopuolella.[55]

Raukeamissäännöksen soveltamisessa ongelmalliseksi on osoittautunut muun muassa se, mitä tarkoitetaan markkinoille saattamisella sekä se, millä edellytyksillä suostumuksen katsotaan olevan voimassa.

C-414–416/99 ZINO DAVIDOFF

EUT totesi, että suostumus voi olla myös pelkästään hiljainen, kunhan se ilmenee markkinoille saattamista edeltävistä tai sitä seuraavista tai samanaikaisista tekijöistä ja olosuhteista, joista kansallisen tuomioistuimen arvioinnin mukaan selviää varmalla   tavalla merkinhaltijan luopuminen ETA-alueen markkinoille saattamista koskevasta kielto-oikeudestaan.

Ongelmia on tuottanut myös lääkealan tuotteiden uudelleen pakkaaminen maasta toiseen vietäessä. EUT on päätynyt oikeuskäytännössään siihen, että lääkkeiden rinnakkaistuonti on tietyin edellytyksin laillista myös silloin, kun lääkkeet on pakattu tai merkitty uudelleen. Tavaramerkin haltija voi kuitenkin kieltää uudelleen pakkaamisen siinä tapauksessa, että sen ainoana syynä on rinnakkaistuojan kaupallisten etujen tavoittelu. [56]

4.4.3.2. Poikkeukset aikaprioriteettisääntöön kollisiotilanteissa *

Tavaramerkille saa periaatteessa yhtä vahvan suojan rekisteröimisellä ja vakiinnuttamisella. Etusija on tavaramerkkilain 9 §:n mukaan sillä, joka vetoaa aikaisempaan oikeusperusteeseen. Tästä on kuitenkin säädetty kaksi poikkeusta. Ensinnäkin lain 10 §:ssä säädetään, että ” Yksinoikeus rekisteröityyn tavaramerkkiin säilyy aikaisemmin rekisteröidyn tai vakiinnutetun tavaramerkin rinnalla, jos rekisteröintiä on haettu vilpittömässä mielessä eikä aikaisemmin rekisteröidyn tai vakiinnutetun tavaramerkin haltija ole ryhtynyt toimenpiteisiin myöhemmin rekisteröidyn tavaramerkin käytön estämiseksi, vaikka hän on viiden vuoden ajan ollut sen käytöstä tietoinen.” Tätä kutsutaan prekluusiosäännöksi.

Toiseksi tavaramerkkilain 10 a § sisältää passiviteettisäännön. Passiviteettisäännön mukaan, ”yksinoikeus vakiinnutettuun tavaramerkkiin säilyy aikaisemmin rekisteröidyn tai vakiinnutetun tavaramerkin rinnalla, jos aikaisemmin rekisteröidyn tai vakiinnutetun tavaramerkin haltija ei ole kohtuullisessa ajassa ryhtynyt toimenpiteisiin myöhemmin vakiinnutetun tavaramerkin käytön estämiseksi ja myöhemmin vakiinnutettu merkki on otettu käyttöön vilpittömässä mielessä”.

Näiden sääntöjen soveltaminen johtaa kahden toisiinsa sekoitettavissa olevan merkin rinnakkaiskäyttöön. Mikäli kohtuullista, tuomioistuin voi tällaisessa tilanteessa määrätä, että toista tai kumpaakin tunnusmerkkiä saadaan käyttää vain erityisellä tavalla, kuten tietyin tavoin muodosteltuna, lisäämällä siihen paikannimi tai tekemällä merkkiin jokin muu selvennys.

5. Tavaramerkki disponointien kohteena *

5.1. Tavaramerkin luovutus *

Tavaramerkki on varallisuusoikeus, joka on vapaasti luovutettavissa toiselle. Tavaramerkin haltija voi vapaasti luovuttaa omistamansa merkin kolmannelle. Sillä ei ole merkitystä, onko yksinoikeus tavaramerkkiin saavutettu rekisteröimällä vai vakiinnuttamalla. Tavaramerkkilain 32 § mukaan myös vakiinnutettu tavaramerkki voidaan luovuttaa. Luovutus on vapaamuotoinen oikeustoimi, eli tavaramerkin haltija voi luovuttaa merkkinsä joko kokonaan tai osittain. Useimminten tavaramerkki luovutetaan kokonaan eli toisin sanoen kaikkien niiden tavaroiden ja palveluiden osalta, joille merkki on rekisteröity. Kuitenkin, jos merkki on rekisteröity useille tavaroille ja palveluille, voidaan luovutus tehdä myös vain joidenkin tavaroiden ja palveluiden osalta.[57]

Jos tavaramerkin haltija luovuttaa liikkeensä toiselle, useimmiten luovutetaan samalla myös tavaramerkit. Toisaalta merkki ei ole millään tavalla sidottu liikkeeseen, vaan se voidaan luovuttaa myös erikseen.[58] Tavaramerkkilain 32 § 2 momentin mukaan kun toiselle luovutetaan liike, johon tavaramerkki kuuluu, seuraa merkki liikettä, ellei toisin ole sovittu. Voidaan esimerkiksi sopia, että tavaramerkki jää edelleen liikeenluovuttajalle tai että molemmat saavat jatkossa käyttää tavaramerkkiä.[59]

Vaikka luovutuksen osapuolten välillä rekisteröimätönkin luovutus on pätevä, kannattaa luovutuksesta tehdä kuitenkin merkintä rekisteriin. Tämä johtuu siitä, että luovutuksensaaja saa saanto- ja vaihdantosuojaa vasta luovutuksen rekisteröinnin jälkeen. Toisin sanoen rekisteröimätön luovutus ei ole voimassa sellaista kolmatta osapuolta kohtaan, joka on vilpittömässä mielessä saanut oikeuden tavaramerkkiin. Luovutuksen rekisteröinti tehdään hakemuksella PRH:lle. Hakemuksessa tulee ilmetä samat tiedot hakijasta kuin tavallisesta tavaramerkkihakemuksestakin, minkä lisäksi mukaan on liitettävä asiakirja, josta luovutus käy ilmi.[60]

On huomattava, että PRH edellyttää että luovutuksensaaja osoittaa todisteellisesti merkin siirtyneen itselleen. Siten jos esimerkiksi liikkeenluovutustilanteessa luovutussopimuksessa ei ole mainittu mitään tavaramerkkien luovutuksesta, saattaa rekisteröinti olla ongelmallista. Käytännössä esiintyy myös tilanteita, joissa tavaramerkkien perättäiset luovutukset on jätetty merkitsemättä rekisteriin. Tällaisessa tilanteessa uusi haltija ei pysty rekisteröimään tavaramerkkiä, ellei hän pysty todistamaan katkeamatonta siirtosarjaa tavaramerkin rekisteriin merkitystä haltijasta itseensä saakka.[61]

Tavaramerkkilain 33 § mukaan PRH:n on evättävä luovutuksen rekisteröinti, jos luovutuksen perusteella tapahtuva tavaramerkin käyttäminen on ilmeisesti omiaan johtamaan yleisöä harhaan eikä tätä haittaa poisteta tekemällä merkkiin jokin muutos. Käytännössä luovutuksen on harvemmin katsottu johtavan harhaanjohtavuuteen.[62]

5.2. Tavaramerkin lisensointi *

Sen lisäksi, että tavaramerkin haltija voi käyttää merkkiä itse, voi haltija myös myöntää käyttöoikeuksia kolmannelle osapuolelle. Tätä kutsutaan tavaramerkin lisenssoinniksi. Lisensoinnilla myönnetään toiselle yhtiölle oikeus tavaramerkin käyttöön, ilman että omaisuuden juridinen omistusoikeus siirtyy. Lisenssit voidaan luokitella kolmeen eri ryhmään: yksinoikeuteen oikeuttaviin lisensseihin, jolloin kukaan muu kuin lisenssinsaaja ei saa hyödyntää tavaramerkkiä, yksinoikeuteen lisenssinantajan ohella oikeuttaviin lisensseihin sekä jaettuihin lisensseihin, jolloin lisenssejä voidaan myöntää monelle taholle samanaikaisesti.[63] Lisenssi voidaan myöntää myös alueellisesti rajoitettuna, esimerkiksi koskemaan vain tiettyä maata tai aluetta, kuten Lappia.[64]

Tavaramerkeille, kuten muillekin immateriaalioikeuksille on ominaista fyysiseen omaisuuteen verrattuna se, ettei omaisuus vähene samalla tavalla käytön yhteydessä. Päinvastoin, aineettoman omaisuuden arvo usein kasvaa kun sitä hyödynnetään. Aineetonta omaisuutta voidaan siis jakaa, ilman että se merkittävästi vähenee, ja täten omaisuus tarjoaakin yrityksille jatkuvan tulonlähteen lisensoinnin muodossa.[65]

Lisenssoinnista sovitaan lisenssisopimuksin. Yleisiä seikkoja, joista lisenssisopimuksilla sovitaan, ovat muun muassa lisenssioikeuden kattama maantieteellinen alue, sopimuksen kesto, omaisuuden käyttötarkoitus, rojaltin määrä, sen laskentaperusteet ja maksun ajankohta sekä mahdollinen jälleenlisensointioikeus. Lisenssistä maksetaan tavaramerkin haltijalle useimmiten korvauksena rojalteja. Tosin mikään ei estä sitä, että lisenssi olisi vastikkeetonkin. Rojaltimaksut voidaan jakaa kolmeen tyyppiin: juoksevaan rojaltiin, etumaksun ja juoksevan rojaltin yhdistelmään sekä kertarojaltiin. Rojalti on juokseva, jos rojaltimaksuja maksetaan säännöllisin väliajoin tietyn maksuperusteen mukaan, esimerkiksi myyntituottojen perusteella. Voidaan myös sopia, että juoksevan rojaltin lisäksi maksetaan kiinteä etumaksu. Etumaksun voidaan maksaa esimerkiksi tavaramerkin alueellista yksinoikeutta vastaan. Kertarojaltilla puolestaan maksetaan tavaramerkin käyttöoikeus koko lisenssisopimuksen ajalta yhdellä kerralla.[66]

Lähtökohtaisesti mitä vahvemman ja pidempiaikaisen suojan tavaramerkki kilpailijoita vastaan tarjoaa, sitä suuremmat tulonodotukset ja tätä kautta korkeammat lisenssimaksut tähän omaisuuteen liittyy. Esimerkiksi jos lisenssi oikeuttaa sellaisen tavaramerkin käyttöön, jonka omistaja valvoo huolellisesti tuotemerkin loukkaamattomuutta, on tämä lisenssi arvokkaampi kuin lisenssi, jonka omistaja ei pyri suojaamaan tuotemerkkiään aktiivisesti.[67]

Kuten luovutuksen osalta, myöskään lisenssin pätevyys ei sisänsä edellytä lisenssioikeuden rekisteröimistä. Rekisteröinti kuitenkin kannattaa, sillä se suojaa lisenssioikeuden saajaa. Tavaramerkkilain 34 § 2 momentin mukaan, jos lisenssioikeutta ei ole rekisteröity ja merkin haltija päättääkin siirtää tavaramerkin kolmannelle, lisenssi ei ole voimassa luovutuksensaajaa kohtaan jos tämä oli vilpittömässä mielessä. Lisäksi tavaramerkkilain 45 § mukaan yksinomaisen lisenssin saaja saa asianosaisen aseman mahdollisessa oikeudenkäynnissä jos hänen lisenssioikeutensa on rekisterissä.

Käytännössä lisenssointi liittyy usein jälleenmyynti- tai franchising-toimintaan. Esimerkiksi monet tunnetut kansainväliset ravintolat ja hotellit, kuten McDonald’s ja Hilton toimivat franchising-järjestelyyn pohjautuen. Tällöin tavaramerkkiä käytetään yhteisen liikeidean, tuotevalikoiman ja markkinoinnin koostuvan kokonaisuuden osana.[68] Myös konsernin sisäisissä järjestelyissä tavaramerkin lisenssointi on yleistä. Kansainvälinen konserniyhtiö voi myöntää käyttöoikeuden omistamaansa tavaramerkkiin toiselle konserniyhtiölle ja näin lisätä näkyvyyttään eri puolilla maailmaa.

Tavaramerkkilain 33 § 1 momentin mukaan, samalla tavoin kuin tavaramerkin luovutustilanteissa, PRH:n on tutkittava, onko lisenssiin perustuva merkin käyttäminen ilmeisesti omiaan johtamaan yleisöä harhaan. Jos tällainen harhaanjohtavuus todetaan, ei lisenssioikeutta voida rekisteröidä ellei harhaanjohtavuuteen johtavaa tekijää poisteta.

5.3. Tavaramerkin panttaus *

5.4. Tavaramerkin ulosmittaus konkurssissa *

6 Tulevaisuuden näkymät *

Tavaramerkkilainsäädäntö on tällähetkellä murrosvaiheessa. EU on vuoden 2015 joulukuussa saattanut voimaan uuden tavaramerkkidirektiivin ja -asetuksen. Uudistamisen tarpeita direktiivin mukaan on sen vuoksi, että ”intressitahot vaativat jatkuvasti nopeampia, laadukkaampia ja rationaalisempia tavaramerkkien rekisteröintijärjestelmiäekisteröintimyös johdonmukaisempia, käyttäjäystävällisempiä, yleisesti saatavilla ja uutta tekniikkaa hyödyntäviä, ja näihin vaatimuksiin vastaamiseksi unionin tavaramerkkijärjestelmää on tarpeen nykyaikaistaa kokonaisuudessaan ja sovittaa se internetaikakauteen”.[69] Direktiivissä todetaan, että sen päämäärien saavuttaminen, joihin lainsäädännön lähentämisellä pyritään, edellyttää, että rekisteröidyn tavaramerkin saamisen ja säilyttämisen edellytykset ovat kaikissa jäsenvaltioissa pääsääntöisesti samat. Direktiivissä painotetaankin, että sääntelyä yhdenmukaistetaan niin unionin tavaramerkkien kuin kansallisten lainsäädäntöjen osalta kaikessa sääntelyssä suojan sisällöstä rekisteröintiin.[70]

Tärkeimpinä muutoksina voidaan pitää graafisen esitettävyyden vaatimuksen poistumista rekisteröinnin edellytyksistä. Tavaramerkin ei siis jatkossa tarvitse olla graafisesti esitettävissä, vaan on riittävää, että ”merkki voidaan esittää tavalla, joka on selkeä, täsmällinen, riippumaton, helposti saatavilla, ymmärrettävä, kestävä ja objektiivinen. Merkki olisi sen vuoksi voitava esittää missä tahansa asianmukaisessa muodossa yleisesti saatavilla olevaa tekniikkaa käyttämällä eikä siten välttämättä graafisella tavalla, kunhan esitystapa tarjoaa mainittujen päämäärien kannalta tyydyttävät takeet.”[71]

Toisena muutoksena voidaan pitää tarkennuksia ehdottomien rekisteröintiesteiden osalta. Tavaramerkkilain luetteloon lisättiin muutama este, joita aiemmin on pidetty vain erottamiskyvyn puutteena. Tästä voidaan esimerkkinä mainita esimerkiksi kolmiulotteisten merkkien luonteenomainen, teknisen tuloksen saavuttamiseksi luotu muoto sekä arvoon vaikuttava muoto. Näitä pidettiin siis ennen Suomen tavaramerkkilain mukaan merkkeinä, jotka eivät koskaan voi saada erottamiskykyä. Nykyisin nämä sijoitetaan kuitenkin ehdottomien rekisteröintiesteiden luetteloon.

Kansallista tavaramerkkilainsäädäntömme on hiljattain muutettu direktiivin mukaiseksi, kun 1.9.2016 astui voimaan tavaramerkkilain osittaisuudistus. Lisäksi työ- ja elinkeinoministeriön asettama työryhmä aloitti lokakuussa 2016 valmistella tavaramerkkilain kokonaisuudistusta. Työryhmän on määrä saada työnsä valmiiksi vuoden 2017 loppuun mennessä. Tavaramerkkilain osittaisuudistuksen muutokset koskevat muun muassa lain soveltamisalaa, tavaramerkin määritelmää ja erottamiskyvyn määritelmää. Lakiin on lisätty erilliset säännökset suojan sisällöstä ja rajoituksista. Esimerkiksi tavaramerkin yksinoikeuden osalta osittaisuudistukseen sisältyy se merkittävä muutos, että sekoitettavuuden käsite korvataan sekaannusvaaran käsitteellä, jonka merkitystä selvennetään ”mielleyhtymän vaaran” suuntaan. Lisäksi on täsmennetty säännöksiä, jotka koskevat kansainvälisen tavaramerkkirekisteröinnen johdosta tehtävien väitteiden käsittelyä.

EU:n uusi tavaramerkkiasetus toi muutoksia entiseen yhteisön tavaramerkkiin, jota nykyisin nimitetään Euroopan Unionin tavaramerkiksi. Asetuksen myötä unionin tavaramerkkiä koskevat säännökset ovat lähempänä jäsenvaltioiden kansallista tavaramerkkilainsäädäntöä. Tämä helpottaa jäsenvaltioiden kansalaisten asioimista unionin tavaramerkin osalta. Asetuksessa tarkemmin täsmennetyt säännökset unionin tavaramerkin osalta vastaavat pitkälti direktiivin säännöksiä, jotka määrittelevät kansallisten lainsäädäntöjen puitteet.

Lisäksi merkittävä termillinen muutos koskee entistä OHIM:ia, jota jatkossa nimitetään EUIPO:ksi (European Union Intellectual Property Office). Suomeksi puhutaan jatkossa Euroopan unionin teollisoikeuksien virastosta. Asetus parantaa jäsenvaltioiden kansalaisten mahdollisuuksia hankkia unionin tavaramerkki tuomalla sitä koskevan sääntelyn kansallisen sääntelyn kanssa sisällöllisesti samalle tasolle.

[1] Hakulinen 1954, s.11–12.

[2] Salmi, Häkkänen, Oesch & Tommila, 2008, s. 56–57.

[3] Drockila 1986, s. 39.

[4] Salmi ym. 2008, s. 65.

[5] Salmi ym. 2008, s. 65.

[6] Salmi ym. 2008, s. 65.

[7] Salmi ym. 2008, s. 66–67.

[8] Salmi ym. 2008, s.56.

[9] Salmi 2008, s. 73–74.

[10] Hakulinen 1954, s. 21–22.

[11] Salmi ym.2008, s. 84.

[12] Jehoram ­­ym. 2010, s. 51.

[13] Salmi ym. 2008, s. 717.

[14] Jehoram ym.  2010, s. 52.

[15] Salmi ym. 2008, s. 718.

[16] Salmi ym. 2008, s. 720.

[17] Jehoram ym. 2010, s. 52–53.

[18] Salmi ym. 2008, s. 730.

[19] Salmi ym. 2008, s. 732.

[20] Jehoram ym. 2010, s. 54.

[21] Salmi ym. 2008, s. 735.

[22] Salmi ym. 2008, s. 737.

[23] Salmi ym. 2008, s. 738–739.

[24]https://www.prh.fi/fi/tavaramerkit/tavaramerkinhaltijalle/rekisterointiulkomailla/kansainvalinenrekisterointiwipo.html, luettu 5.6.2016.

[25] Salmi ym. 2008, s. 762.

[26] Salmi ym. 2008. s. 762–763.

[27] Haarmann 2014, s. 13.

[28] Salmi ym. 2008, s 86–87, 93.

[29] Sieckmann v German Patent and Trademark Office (case C-273/00) kohdat 53-55.

[30] Salmi ym. 2008, s.123.

[31] C-104/01 (Libertel) 6.5.2003, kohta 27.

[32] C-283/01 (Shield Mark) 27.11.2003.

[33] OHIM R156/98.

[34] Sieckmann v German Patent and Trademark Office (case C-273/00), 45-47 kohdat.

[35] Sieckmann v German Patent and Trademark Office (case C-273/00), 69-73 kohdat.

[36] Haarmann 2014, s.319.

[37] Haarmann 2014, s.326.

[38] Ks. esim. KHO 29.12.2000/3411 (TELE).

[39] KHO 1994 A 41 (DE-NIC) (1825/4/93).

[40] KHO 9.6.2009/1474 (SERIALKILLER) (122/3/08).

[41] Patentti- ja rekisterihallituksen internet-sivut; https://www.prh.fi/fi/tavaramerkit/useinkysyttya.html, luettu 15.5.2016.

[42] Salmi ym. 2008, s.433.

[43] Pihlajarinne, Pokela ja Ruuhonen 2010 s.115.

[44] Haarmann 2014, s. 352.

[45] Salmi ym. 2008, s. 446.

[46] Salmi ym. 2008, s. 109.

[47] Haarmann 2014, s. 316.

[48] Haarmann 2014, s. 315.

[49] Haarmann 2014, s. 316.

[50] Ks. Haarmann 2014, s.397.

[51] Salmi ym. 2008, s.506.

[52] Salmi ym. 2008, s.509.

[53] Haarmann 2014, s.358.

[54] Haarmann 2014, s.360.

[55] Ks. esim. C-355/96 SILHOUETTE ja C-173/98 SEBAGO.

[56] C-244/00 LIFESTYLE (8.4.2003).

[57] Salmi ym. 2008, s.566–567.

[58] Haarmann 2014, s. 395.

[59] Haarmann 2014, s. 395.

[60] Salmi ym. 2008, s. 568.

[61] Salmi ym. 2008, s. 569.

[62] Salmi ym. 2008, s. 571.

[63] Keksintösäätiö 1994, 10–11, 13.

[64] Haarmann 2014, s. 395.

[65] Innanen & Jäske 2014, 23, 194.

[66] Karjalainen & Raunio 2007, 171.

[67] Karjalainen & Raunio 2007, 170.

[68] Haarmann 2014, s. 395.

[69] EU 2015/2436, kohta 6.

[70] EU 2015/2436, kohta 12.

[71] EU 2015/2436, kohta 13.

Lähteet:

  • Bently & Sherman Intellectual Property Law (Oxford University Press 2014 4th edn)
  • C-104/01 (Libertel) 6.5.2003
  • C-283/01 (Shield Mark) 27.11.2003
  • Haarmann Immateriaalioikeus (Talentum 2014)
  • Hakulinen Tavaramerkkioikeus (WSOY 1954)
  • Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tavaramerkkilain ja rikoslain luvun 49 2 §:n muuttamisesta
  • https://www.prh.fi/fi/tavaramerkit/tavaramerkin_rekisteroiminen/menettely.html
  • Innanen, Antti – Jäske, Jukka (2014) Brändin suoja. Edita Publishing Oy, Porvoo.
  • Karjalainen, Jukka – Raunio, Merja (2007) Siirtohinnoittelu. WSOYpro, Helsinki.
  • Keksintösäätiö (1994) Lisensointiopas. Hakopaino Oy, Helsinki.
  • Laki tavaramerkkilain muuttamisesta 616/2016
  • OHIM R156/98
  • Pihlajarinne, Pokela ja Ruuhonen Tavaramerkki ja toiminimi (Lakimiesliiton kustannus 2010)
  • Salmi, Häkkänen, Oesch & Tommila Tavaramerkki (2008 Talentum)
  • Sieckmann v German Patent and Trademark Office (case C-273/00)
  • Tavaramerkkidirektiivi 89/104/ETY
  • Tavaramerkkidirektiivi 2015/2436
  • Tavaramerkkiasetus 2015/2424
  • Tavaramerkkilaki 10.1.1964/7
  • Yhteisön tavaramerkkiasetus
Sidebar